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Conheça os principais caminhos para ter sua patente em vários países
Patente

Conheça os principais caminhos para ter sua patente em vários países

Proteger uma invenção é o caminho natural daqueles que valorizam o investimento em inovação e pretendem ter as vantagem que só o sistema de propriedade intelectual pode oferecer, que deve ser considerado inclusive como um dos (e não o único) alicerces de uma estratégia de concorrência.

E como sabemos, a concorrência há muito tempo não é apenas local, sendo mandatório ter uma estratégia global, com a observância das regras locais onde a sua operação irá ser realizada, seja diretamente ou mesmo por meio de parceiros.

Ou seja, você precisa ser globalizado e ao mesmo tempo ter a capacidade de tropicalizar a sua operação em cada região, buscando maximizar os potenciais do seu negócio, nele incluídos os direitos que podem afastar, ainda que temporariamente, competidores.

Para que isso ocorra, quando estamos diante de uma invenção, que naturalmente tem um apelo global, afinal de contas param obter uma patente ela precisa ser nova, não apenas no pais da operação ou da sua residência, mas globalmente, sua atenção deve ser ainda redobrada.

É claro que por mais que você tenha uma patente em determinado pais, como por exemplo o Brasil, e ela tenha sido alvo do rigoroso exame feito pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inclusive a varredura em bancos de patentes em outros países, você não obtém um patente mundial.

Pode parecer até contraditório, para os menos familiarizados: eu analiso o pedido de patente considerando todos os países, considero que não há nada semelhante, a patente é concedida e ela vale somente onde eu solicitei? Sim. É isso mesmo, em resumo.

Mas o que fazer então para ter a patente em vários países, e ter a exclusividade estendida e contar com mais esse “belo apoio” na disputa em outros mercados? Obter a sua patente em todos os territórios onde você tem ou terá operação.

Como fazer isso?

Os Caminhos para ter minha Patente em vários Países 

Não temos um sistema de patente único, mundial, mas sim um sistema de proteção de invenção em cada país.

No entanto, boa parte dos países que reconhecem a proteção de invenções por meio de patentes é signatária de tratados internacionais (como a CUP – Convenção da União de Paris e o PCT – Acordo de Cooperação em Matéria de Patentes), que além de estabelecerem critérios básicos que servem para garantir alguma harmonização entre os países signatários, também permitem caminhos e estratégias para proteção de uma invenção em múltiplos territórios.

Nesse sentido, para os que desejam proteger uma invenção em mais de um país, temos duas alternativas: utilizar a rota do PCT ou a rota da CUP.

Convenção da União de Paris (CUP) 

No caso da CUP, deve ser realizado o pedido no Brasil e, em até 12 meses, realizar todos os demais pedidos nos respectivos países. Nesse caso, todo o andamento dos processos é independente, desde o primeiro momento.

O que existe aqui é uma espécie de período de graça (esses 12 meses) para que haja apresentação de outros pedidos sem que seja prejudicada a novidade da invenção, que ao lado da atividade inventiva e da aplicação industrial (também a suficiência descritiva) são requisitos obrigatórios para se obter uma patente.

É importante notar que nesse caso, os pedidos subsequentes terão como data de solicitação considerada a data do primeiro pedido. Assim, se em outro país for identificado um pedido depositado antes do seu, a data a ser considerada não será a que você protocolo naquele país, mas a data do Brasil.

Acordo de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT 

Já o PCT é um tratado multilateral que permite requerer a proteção de uma invenção simultaneamente em diversos países (atualmente são 152 países signatários), através de um depósito de um único pedido internacional de patente.

Essa rota é a mais utilizada por empresas que pretendem obter proteção em vários países, por apresentar algumas vantagens, como:

–  permitir um prazo maior para decidir em quais países obter a proteção (sem qualquer prejuízo sob o ponto de vista do negócio);

– receber um relatório de uma busca preliminar com uma opinião escrita;

– poder solicitar buscas internacionais suplementares e opiniões de patenteabilidade, tudo isso antes de escolher todos os países

Para adotar a rota do PCT existem duas possibilidades de início do processo para proteção da patente:

i)  realizar um pedido de patente no Brasil e, em até 12 meses um pedido internacional, que também é apresentado no Brasil ou;

ii) entrar com um pedido internacional direto na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a entidade que administra o PCT.

Prazos no PCT 

Quando o processo é iniciado com um pedido no Brasil, você terá um prazo de até 12 meses para protocolar um pedido internacional, que também é apresentado no INPI no Brasil. Você terá até o 30º mês contado do pedido inicial para escolher os países onde pretende ter a proteção da sua invenção.

Por outro lado, com o pedido internacional protocolado diretamente no WIPO, você terá 30 meses para definir os países onde pretende também obter a patente.

Conclusão  

Você pode proteger a sua invenção em diversos países, garantindo assim o direito de exclusividade na sua exploração, utilizando qualquer dos caminhos que foram resumidamente traçados aqui.

É uma forma de estender a exclusividade do seu produto ou processo em outros países mantendo assim um dos elementos necessários para trilhar a competição global com muito mais vantagem e, sem dúvida, sucesso.

É claro que você precisa ter a segurança de buscar um apoio especializado, desde o primeiro momento: realizar o pedido da sua patente é um tarefa que deve ser realizada por pessoas especializadas e com muita experiência.

Não se esqueça que é fundamental um estudo de anterioridade muito bem conduzido, para realmente entender se de fato a invenção é nova – o estudo também ajuda a construir o seu pedido.

Aliás, durante os estudos você poderá inclusive se deparar com resultados que você desconhecia, permitindo até mesmo mudanças na sua invenção, que pode contribuir com o sucesso na obtenção da patente – e isso somente um profissional experimentado poderá realizar.

Um pedido que não seja muito bem elaborado poderá liminar ou inviabilizar a obtenção de uma patente de algo que, em tese, poderia ser de fato protegido – e esse pedido refletirá em todos os países, afinal quando você ingressa nos outros território com o seu pedido, ele obrigatoriamente será idêntico ao primeiro.

Patente

Backlog de Patentes: Arquivamento Definitivo e Exigência Preliminar

A velocidade de inovação nunca foi tão alta. Todos os dias, milhares de pessoas e empresas buscam proteger seus processos e produtos, de forma a obter o direito exclusivo sobre eles. Porém, na contramão desta velocidade, estava o exame dos pedidos para proteção das inovações, criando assim, o backlog de patentes.

O backlog de patentes consiste em todos os pedidos de patentes com exame requerido e pendentes de decisão por um período de dois anos ou mais. Ou seja, por incrível que pareça, mesmo após dois anos da solicitação do exame, alguns pedidos de patente seguiam sem decisão e, na maioria dos casos, sem qualquer andamento, como emissão de alguma exigência ou parecer técnico.

O atraso nos exames gerava uma fila gigantesca, que em agosto de 2019 chegou a quase 150 mil pedidos esperando para serem analisados. Muitos destes pedidos poderiam ser de grande relevância para seu titular, possuindo vantagens competitivas perante seus concorrentes.

Foi então que, a partir de 22 de julho de 2019, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) deu início ao plano de combate ao backlog de patentes com o objetivo de acelerar o exame dos pedidos e, assim, reduzir significativamente os números em espera.

Como funciona o processo de análise de um pedido de patente

Antes de falar propriamente de como está sendo realizado o combate ao backlog, precisamos entender o funcionamento do processo administrativo de análise do pedido de patente.

O processo se inicia imediatamente após o depósito do pedido de patente, onde, logo nos primeiros meses, o INPI realiza um exame formal do pedido e, caso seja necessário, emite exigências para que o mesmo se adeque às Instruções Normativas e Leis vigentes.

Após esse exame, o pedido é protocolado, mantido em sigilo por até 18 meses, contados a partir da data de depósito, e publicado em seguida. Após 60 dias da publicação, o titular pode requerer o começo do exame do pedido.

É somente a partir do pedido de exame que se começa, propriamente, o exame técnico do documento. Nesta parte que são analisados os requisitos de patenteabilidade e são emitidos pareceres e exigências resultando no deferimento ou indeferimento do pedido de patente.

Solução para o backlog de patentes

O plano de combate ao backlog deu início à exigência preliminar, realizada logo após a solicitação de exame do pedido de patente, consistindo na apresentação de documentos patentários, relevantes para patenteabilidade do pedido, que são frutos de pesquisas realizadas por escritórios de patentes internacionais (despacho 6.21) ou da própria autarquia brasileira (despacho 6.22).

Através desses documentos, o INPI emite exigência para que o titular do pedido se posicione de forma a adequar o quadro reivindicatório ou apresentar argumentos que os afastem.

De acordo com o Art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), o depositante deve manifestar-se quanto aos documentos do estado da técnica citados no relatório de busca, modificando o quadro reivindicatório   do   pedido,   de   forma   a   adequá-lo   a   estes   documentos,   e/ou   apresentar argumentação a respeito da pertinência destes documentos.  

A ideia principal é que o próprio titular analise os documentos apresentados e adéque o quadro reivindicatório antes mesmo de uma exigência técnica ou parecer contrário à patenteabilidade do pedido. Há ainda a possibilidade do titular abandonar o pedido ao perceber que, quando comparado com os documentos apresentados, as chances de sucesso na concessão do pedido são reduzidas.

Resultados do combate ao backlog

Ao longo de 2020 conseguimos ver com exatidão o resultado alcançado pelo plano de combate ao backlog. O INPI, através de seu site, atualiza constantemente os números e nos revela uma expressiva diminuição da quantidade de patentes esperando exame.

Figura 1 – Evolução histórica do combate ao backlog[1]

Como podemos observar, o número de pedidos que compunham o backlog diminuiu para menos da metade, caindo de 147,743 para 73,286, sendo mais de 78 mil já decididos ou arquivados. Um excelente resultado! Será?

Exigência preliminar é o melhor caminho?

Ao usar como base legal o Art. 36 da LPI, não havendo resposta à exigência preliminar, o pedido é arquivado definitivamente. Ou seja, após anos de processo administrativo, o pedido pode ser arquivado sem ao menos ter sido submetido, efetivamente, à uma análise técnica.

Como dito anteriormente, a exigência preliminar é apenas a apresentação de um relatório de buscas, sendo eles realizados pelo INPI ou por escritórios estrangeiros, não possuindo qualquer exigência técnica. Essas buscas vêm acompanhadas de apenas uma exigência genérica para que o uso do Art. 36 se justifique.

Então, proponho um exercício de imaginação: você, caro leitor, é titular de um pedido de patente no Brasil, com extensão internacional via PCT, possuindo relatório de buscas emitido por algum escritório estrangeiro e, inclusive, com concessão deste pedido em diversos países. O pedido brasileiro é submetido à exigência preliminar e, por algum descuido, você acaba não respondendo. É justo o arquivamento definitivo após esse erro? Ao meu ver, não.

Para piorar, as exigências preliminares ocorrem quando o pedido já foi publicado, tornando-o acessível a terceiros. Esse fato é um agravante, pois, após publicada, a matéria revelada no pedido pertence ao estado da técnica e um novo pedido não seria possível, pois careceria de novidade, um dos requisitos para patenteabilidade.

Logo, a ausência de resposta à exigência preliminar não só arquiva definitivamente o pedido como acaba com qualquer possibilidade de um novo depósito.

Um paralelo: a ausência de resposta aos demais despachos

O arquivamento do pedido também ocorre para os casos em que não são respondidas outras exigências da autarquia. Podemos citar dois exemplos corriqueiros para analisarmos a prejudicialidade do arquivamento do pedido: a exigência formal (despacho 2.5) e a exigência técnica (6.1).

Ao ocorrer o arquivamento ou anulação da numeração do pedido por ausência de resposta à exigência formal, o prejuízo é bem reduzido, pois ainda não ocorreu a publicação do pedido e o depositante pode realizar uma nova tentativa de proteção de sua patente de invenção/modelo de utilidade.

Porém, igualmente ao que ocorre pela ausência de resposta à exigência preliminar, no caso da exigência técnica o pedido também é arquivado definitivamente e o titular perde a oportunidade de realizar um novo pedido da mesma matéria.

Apesar da prejudicialidade ser igual nos dois casos, cabe ressaltar que no momento da exigência técnica, já houve, como o nome já diz, análise técnica do pedido, enquanto para a exigência preliminar, apenas foi feita uma pesquisa por documentos similares. Então, para o caso de ausência de resposta à exigência preliminar, o pedido pode estar totalmente de acordo com as Leis e Instruções Normativas e mesmo assim ser perdido.

O arquivamento definitivo fica mais complicado de ser defendido quando é observado que ao não responder o parecer contrário ao deferimento (7.1), o pedido é indeferido e não arquivado. Lembrando que o indeferimento é recorrível administrativamente, o arquivamento definitivo não.

Ora, qual é o sentido da possibilidade de se recorrer quando não é respondido um parecer pelo indeferimento do pedido e o mesmo não ser possível quando não há resposta a um relatório de busca?

Possíveis consequências adicionais

Dentre as consequências negativas dessa medida adotada pelo INPI está o aumento de gastos para as pessoas físicas e pequenas empresas. Pode não parecer, mas eles representam a maior parcela de depositantes nacionais, tendo juntos 54% dos depósitos de patente de invenção e 82% dos depósitos de modelo de utilidade.

Figura 2 – Depositantes nacionais de Janeiro a Agosto/2020[2]

A introdução da exigência preliminar é mais uma despesa que, apesar de não ser significativa para as grandes empresas, é bastante relevante para a maior parte dos depositantes nacionais. Além da GRU emitida pelo INPI, há também o honorário do procurador que certamente não é tão barato quanto a taxa da autarquia.

Logo, adicionar gastos a um processo já tão custoso não parece nada justo, levando, possivelmente, cada vez menos pessoas físicas e pequenas empresas a procurarem proteger seus ativos intelectuais. Outra possibilidade menos alarmista seria simplesmente essa parcela dos depositantes nacionais não responderem a exigência preliminar, tendo seus pedidos de patente arquivados em definitivo.

Conclusão

Diante do exposto, são notórios os resultados alcançados no combate ao backlog com a introdução das exigências preliminares no processo de exame do pedido de patente. Estes resultados demonstram para os inventores, nacionais e estrangeiros, que o Brasil está buscando maneiras de dar maior celeridade ao processo de proteção das inovações e se equiparar aos demais países.

Entretanto, a escolha do mecanismo para tornar mais célere o exame do pedido de patente não foi razoável, pois cerceia a realização de exame técnico do pedido e  aumenta os custos do processo, desestimulando pessoas físicas e pequenas empresas a protegerem suas inovações.

Como visto nos resultados apresentados pelo próprio INPI, o número de pedidos arquivados definitivamente saiu de pouco mais de mil e quinhentos em novembro de 2019 para mais de quarenta e oito mil em dezembro de 2020, muito dos quais, provavelmente, cumpriam os requisitos de patenteabilidade e tinham chances de serem concedidos.


[1]

ttps://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog-1/historico-do-plano-de-combate-ao-backlog-de-patentes[2]

ttps://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/pasta-x/boletim-mensal/arquivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial_26-09-2020.pdf

Patente

Quebra de Patente Automática do COVID-19

Por Raphael Alvim

Já tivemos a oportunidade de falar sobre a licença compulsória de patentes, (se você perdeu é só acessar aqui “O que é quebra de patentes“) e como funcionaria no caso da COVID-19 (Vacina contra Covid-19. Vamos poder usar? .

Nestas oportunidades, dissemos que o licenciamento compulsório não é feito de forma indiscriminada, mas é um processo de análise e avaliação das necessidades públicas feitas pelo poder executivo e que conta com a participação direta dos interessados nas negociações. Nos artigos citados, informamos inclusive que haveria remuneração do titular, que não deixaria de auferir lucros. Recentemente, contudo, foi apresentado um projeto de lei pelo Deputado Federal Alexandre Padilha, do Partido dos Trabalhadores, que propõe alterar o artigo 71 da lei de propriedade industrial, aquele que trata justamente da concessão de ofício das patentes que sejam de interesse público ou de emergência nacional, em razão da pandemia do Corona Vírus. Você pode consultar o projeto de lei aqui: Projeto de Lei Patentes e Coronavírus

O que é emergência nacional e interesse público?

Antes de analisarmos as propostas feitas pelo projeto, precisamos lembrar que emergência nacional e interesse público não são sinônimos.

Aliás, a definição de interesse público e também de emergência nacional estão no Decreto 3201 de 1999, que assim estabelece em seus parágrafos 1o. e 2o:

Entende-se por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional.
Consideram-se de interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País.

 

Veja que com relação ao COVID-19, a portaria que decretou a emergência em saúde pública foi assinada pelo então Ministro da Saúde, Luiz Mandetta (veja portaria aqui: Portaria Mandetta).

É importante observar que a decretação da licença compulsória, que significará a quebra da patente, fundada em interesse público, é feita pelo Poder Executivo e não pode ser para uso comercial, mas público.

Ademais, existem diversas exigências para que seja decretada a quebra da patente, como já abordamos no artigo Quebra de Patentes: Como Pedir, mas é importante lembrar que caso haja urgência extrema, o poder executivo poderá agir sem que seja constatada a impossibilidade de o titular atender as necessidades e sem que o ato de concessão estabeleça as condições da quebra, como prazo de vigência e remuneração do titular (artigo 7º do Decreto 3201 de 1999).

Quais as propostas do projeto de lei? 

O projeto de lei apresentado pelo deputado busca alterar alguns dispositivos da Lei de Propriedade Industrial e, por via de consequência acaba por entrar em confronto com o Decreto 3201 de 1999.

De início, é acrescentado ao artigo 71 caput da LPI a menção expressa a pedidos de patente e não só a patentes já concedidas.

Depois, o artigo 2º do decreto acrescenta um parágrafo e três incisos no artigo 71, que trazem questões importantes acerca da concessão. O parágrafo segundo dispõe que em caso de emergência de saúde declarada pela OMS ou declarada pelas autoridades nacionais, haverá a concessão automática por emergência nacional de todos os pedidos de patente ou patentes vigentes referentes a tecnologias utilizadas para o enfrentamento à respectiva emergência de saúde, que podem ser, por exemplo, vacinas, medicamentos, diagnósticos, reagentes, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, suprimentos e quaisquer outras tecnologias.

Esse parágrafo gera uma incongruência na justificativa para a concessão automática. O PL fala por emergência nacional. Como vimos, emergência nacional é o iminente perigo público, que poderiam ser situações em que a sociedade precisa estar protegida, como em casos de guerra ou desastres naturais. Aparentemente o §2º conflita com o decreto, mas o nosso entendimento é que emergência nacional foi usada apenas como referência à emergência de saúde de proporções nacionais, até porque no caso do Covid-19 houve decretação de estado de emergência de saúde.

A segunda questão proposta por esse PL é que as licenças compulsórias concedidas automaticamente passam a viger desde a data da declaração de emergência de saúde, sem que que seja constatada a impossibilidade de o titular atender as necessidades públicas. Essa disposição se coaduna com o artigo 7º do Decreto, que fala em extrema urgência.

A questão é que, hoje em dia, a concessão de uma licença compulsória precisa do ato do executivo federal declarando emergência nacional ou interesse público, nos termos do artigo 71 da LPI, mas precisa também da elaboração de um decreto presidencial estabelecendo as condições da concessão, nos termos do artigo 4º do Decreto 3201, como ocorreu no Caso da quebra do Efavirenz (Decreto 6108 de 2007).

O novo inciso I sugerido pelo PL dá a entender que não seria necessário novo decreto, apenas um ato das autoridades nacionais competentes ou da OMS declarando emergência de saúde, como diz o novo §2º, sem um decreto presidencial.

Esse inciso deve ser conjugado com o que vem a seguir no PL, que determina que o INPI deve publicar a relação de patentes e pedidos de patente, seja de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, que será atualizada na medida em que forem identificadas as tecnologias como relacionadas à emergência de saúde.

O último inciso acrescentado pela PL sugere as condições de pagamento, vigência e necessidade de fornecimento das informações necessárias à produção do objeto da patente. Na verdade esse inciso faz o que o atual artigo 5º do decreto faz, mas revoga em certa medida a forma de fixação da remuneração, já que o decreto determina a reprodução com base no valor de mercado e o PL fixa a remuneração em 1,5% sobre o valor de pagamento ao poder público, sendo que o pagamento será feito pelo licenciado.

Aos pedidos de patente, o inciso III determina que o titular só será remunerado quando a patente for concedida. Vale lembrar que o INPI demora em média quase uma década para conceder uma patente, porém pedindo o exame prioritário e antecipação da publicação, esse tempo pode ser reduzido para pouco mais de 1 ano.

Afinal, quais os prós e contras? 

Vemos com bons olhos a iniciativa do deputado para acelerar o processo da licença compulsória para o combate ao Covid-19. Todas as áreas, públicas e privadas, estão participando na luta para acabar com essa pandemia, não podendo o setor responsável pela proteção da inovação do país ficar de fora.

Porém, algumas ressalvas devem ser feitas. Ao mudar qualquer Lei, deve-se ter muito cuidado com as consequências que podem ser geradas, pois, mesmo com as melhores intenções,  as alterações podem causar brechas que eventualmente serão alvo de abusos.

A OMS já decretou emergência de saúde pública internacional em seis ocasiões, sendo a primeira em 2009, quando houve a pandemia de gripe provocada pelo vírus H1N1. Porém, nem todas as vezes a pandemia teve impacto em nosso país. As emergências de Poliomelite, em 2014, e as de Ebola, em 2016 e 2019, não tiveram nenhum caso confirmado no território brasileiro.

Nessas três emergências de saúde, não houve necessidade de concessão de nenhuma licença compulsória, já que o país não foi afetado. Entretanto, caso a mudança proposta já estivesse em vigor, a licença compulsória seria automática, prejudicando, sem justificativa alguma, os titulares de patentes relacionadas as doenças supracitadas.

Nesse sentido, vale lembrar que uma patente pode servir para diversas finalidades e usos, como exemplo, um equipamento para proteção individual não protege unicamente contra casos de Ebola ou H1N1, mas também contra outras doenças transmissíveis. Logo, o licenciamento compulsório automático, quando não identificados efeitos da pandemia no território nacional, abre uma brecha para o uso das patentes em outras situações não relacionadas a emergência de saúde.

Há ainda o problema da remuneração ao titular. Será que o valor fixo de 1,5% sobre o valor de pagamento ao poder público seria o suficiente para custear o processo de criação da patente? Há medicamentos que custaram milhões de reais e anos de pesquisa e desenvolvimento.

Nos casos de pedido de patente, temos a questão referente a remuneração só ser paga após a concessão da patente. Será que é razoável o titular só receber pela sua criação uma década depois? Mesmo pedindo a publicação antecipada e o exame prioritário, o titular só receberia algum tipo de pagamento mais de 1 ano depois do depósito.

Por último, fica nossa preocupação com relação ao inciso II, que atribui ao INPI a responsabilidade de listar as patentes e pedidos de patentes relacionados à emergência de saúde. É de conhecimento geral a luta para reduzir o backlog de patentes, logo, a atribuição de mais uma responsabilidade ao INPI talvez não seja um meio rápido e eficaz para a identificação das tecnologias mais interessantes ao combate da emergência.

O Projeto de Lei cumpre o objetivo de tornar mais rápida a concessão da licença compulsória para tecnologias que ajudem no combate ao COVID-19, porém, algumas mudanças deverão ser feitas, principalmente com relação a concessão automática da licença compulsória para os casos em que a OMS declarar emergência de saúde pública de importância internacional, evitando que se crie uma brecha que prejudique os titulares das patentes nacionais.

Mas afinal, será que precisamos mesmo alterar a legislação ou a que temos é suficiente para endereçar todas as hipóteses necessárias para quebra de patentes?

Fim da sociedade empresarial: com quem fica a patente?
Patente

Fim da sociedade empresarial: com quem fica a patente?

Nem todos os negócios dão certo como foram idealizados. Alguns, por motivos variados, entram em falência, outros precisam se reestruturar para conseguir o sucesso. Tanto em casos de falência como em casos de reestruturação, o que ocorre, muitas vezes, é o fim da sociedade empresarial. E aí entra a dúvida comum que assola muitos empreendedores: nesse caso, quem fica com a patente?

Em primeiro lugar, é preciso entender, de fato, o que é uma patente. Podemos definir patente como o termo utilizado para designar um título de propriedade sobre uma invenção ou modelo de utilidade conferido pelo Estado, por tempo determinado.

Já sociedade empresarial é qualquer empresa que tenha dois ou mais sócios. Existem diversos tipos de empresas no Brasil, sendo a mais comum a sociedade limitada.

Quando uma sociedade empresarial chega ao fim, todos os seus ativos são apurados, valorados e divididos de acordo com as quotas que cada sócio possui – essas estabelecidas do contrato social. As patentes, assim como os demais ativos intelectuais (marcas, desenhos industriais etc.), são parte integrante desses ativos e é sobre elas que vamos falar a seguir.

Organização profissional e jurídica

A organização profissional e jurídica da empresa é essencial para evitar problemas futuros.
Muitas empresas começam com uma boa idéia e uma reunião entre amigos. E, por conta disso, muitos acreditam que não há necessidade de formalizar tudo, com contratos ou regras escritas para soluções de disputas ou pontos de desacordo, sob o argumento de que isso tornaria o negócio excessivamente burocrático.

Isso é um erro grave. Especialmente no que diz respeito a patentes e marcas.

Portanto, para aumentar as chances de sucesso de uma empresa é fundamental que ela tenha processos claros, escritos e, sobretudo, uma estrutura jurídica adequada, incluindo contratos bem elaborados e que tenham previsão de regras de solução de conflitos.

A propriedade intelectual é um dos temas que merecem especial atenção, pois está relacionada justamente com os bens mais valiosos e que ainda podem gerar benefícios estratégicos com o fim da sociedade empresarial.

Patente por pessoa física

Quando falamos sobre a importância de processos claros, contratos e organização, devemos considerar que tudo isso deve ter início antes mesmo do início da empresa. E aqui já esbarramos em uma das hipóteses que poderia ser muito bem estabelecida e regulada antes mesmo do início das atividades da sociedade empresarial.

Como sabemos, uma invenção tem sempre um inventor (ou alguns) que é o seu pai, ou seja a pessoa física responsável pela sua concepção e que é assim identificada no respectivo certificado, chamada carta-patente.

Mas além do inventor existe também um titular, que não necessariamente será o próprio inventor. Confuso? Eu explico melhor no tópico seguinte. Aqui vamos focar na patente que tem como titular e inventor uma pessoa física.

Se a patente que era explorada pela empresa tinha como seu titular e inventor uma pessoa física – normalmente um dos sócios – e em nenhum momento houve qualquer tipo de regularização ou formalização dessa relação, será essa a pessoa que continuará sendo a dona da patente.

Na verdade, nesse caso não há que se falar em “quem fica com a patente”, já que ela sempre foi do titular, tendo sido explorada pela empresa em razão de um contrato verbal de autorização de uso, uma espécie de licença.

É claro que estamos considerando que a patente foi obtida ou depositada antes mesmo da constituição da sociedade empresarial, ou que tenha o seu titular ingressado na empresa já com a patente solicitada ou concedida, sem no entanto integralizá-la ao capital social da empresa ou ainda “entregá-la informalmente como pagamento pela seu ingresso na empresa”.

Se no entanto a patente foi desenvolvida dentro da empresa pelo titular, usando inclusive seus equipamentos e estrutura, mas foi solicitada apenas em seu nome, maliciosamente, é possível discutir judicialmente a sua titularidade, já que a lei é clara ao estabelecer que a patente pertence exclusivamente ao empregador quando decorrer de contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

De qualquer forma e para evitar disputadas, o ideal é que haja formalização quando o titular for pessoa física, de modo que se estabeleça uma licença em favor da empresa, hipótese em que a patente continua sendo do titular e isso não mudará com o fim da sociedade (normalmente são inseridas cláusulas regulamentando o fim da licença para o caso de falência ou recuperação judicial) ou mesmo uma cessão, situação em que a patente terá sido transferida para a empresa e será mais um dos bens a ser arrecadado no processo falimentar e levado a leilão, para liquidar os débitos com os credores.

Patente por pessoa jurídica

No Brasil somente uma pessoa física pode inventar algo patenteável, e jamais uma pessoa jurídica. Mas isso não significa que uma empresa não possa ter a propriedade de uma patente. Quando a invenção for concebida por uma empresa, tendo seus colaboradores contribuído com o seu desenvolvimento dentro do escopo de suas atividades, será ela a sua titular. Aqui os colaboradores são os inventores e a empresa a sua titular.

Isso significa que os direitos patrimoniais são exclusivos da empresa, que poderá explorar a invenção como bem entender, portanto não apenas fabricando os produtos que sejam acobertados pela patente, como também realizando licenças com outras empresas ou até mesmo a sua cessão (venda). Os inventores não possuem qualquer direito de restringir esses atos, nem mesmo receber remuneração adicional, salvo se estipulada em contrato.

A patente é, nesse caso, um ativo da empresa, e na hipótese de fim da sociedade seguirá as mesmas regras aplicadas aos demais bens da sociedade, que serão aquelas vinculadas ao tipo de encerramento que ocorrer. Assim, se o fim da sociedade se der em razão da decretação de sua falência, a patente será também arrecadada, avaliada por um perito do juiz e levada a leilão, podendo ser arrematada por aquele que oferecer o melhor lance. E, naturalmente, os valores obtidos na hasta pública serão utilizados para pagar as dívidas da empresa e não destinados aos bolsos dos sócios ou mesmo do inventor.

Agora, se os sócios resolverem encerrar a sociedade por mera liberalidade, seguindo é claro as regras do Código Civil e aquelas que estiverem no contrato social, a patente deverá ser avaliada e poderá ser vendida para outras empresas, interessados ou até mesmo um dos sócios, sendo que o valor será considerado na divisão do patrimônio da empresa e cada um receberá o montante vinculado a sua quota parte que na sociedade.

Em caso de aquisição da empresa, normalmente todos os ativos são transferidos para a empresa ou grupo adquirente, portanto as patentes (e todo ativo intelectual) é cedido para o adquirente, sendo realizado o respectivo contrato que será averbado junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Outra forma muito mais clara e fácil de tratar é quando o contrato social da empresa ou acordo de quotistas já possui cláusulas sobre sua própria dissolução, inclusive tratando de patentes ou das marcas.

Essas cláusulas estipulam a destinação dos ativos da empresa, a divisão entre os sócios e as possibilidades de aquisição das patentes, em geral, determinando prioridades como, por exemplo, o sócio majoritário terá a escolha de ficar com as patentes, pagando o valor proporcional aos demais sócios, na medida de suas quotas societárias.

Contrato de cessão ou de licença

Como falamos acima, é fundamental que toda e qualquer tecnologia que esteja sendo explorada pela empresa tenha regras claras e formalizadas em contratos bem estruturados, o que evitará prejuízos e transtornos futuros, como no caso de patentes de invenção.

E isso começa no contrato social – como veremos a seguir – mas deve estar também no contrato de trabalho de todos os colaboradores, bem como nos contratos de prestadores de serviços. Essas regras, além de permitirem segurança jurídica para a empresa, serão aplicáveis quando do encerramento de suas atividades, ainda que ocorra por deliberação dos sócios, impactando também quando ele ocorre em razão de decretação da falência.

Assim, quando a patente explorada por uma empresa pertence a uma pessoa física o ideal é que seja analisado se essa relação é mesmo uma espécie de autorização concedida para a empresa, deixando claro a contrapartida, para que um contrato de licença seja redigido e tenha regras claras, como a existência ou não de exclusividade, duração etc.

De outro lado, se a invenção está em nome da pessoa física, ou seja, ela consta como inventora e também titular mas, na realidade, quem é a “dona da patente” é a empresa, seja por conta de acordo quando do ingresso desse inventor na sociedade, seja em razão de uma “compra” da tecnologia, ou mesmo em função de tudo ter sido desenvolvido dentro da empresa, é fundamental formalizar um contrato de cessão, que em outras palavras é basicamente a transferência da titularidade da patente para a empresa.

Com a existência desses contratos o destino da patente ao final da sociedade não deixará dúvidas: se for um contrato de licença ela continuará com o seu titular, que pode ser o mesmo que o inventor e, como ocorre em vários casos, um dos sócios da empresa. E como falamos, aqui pouco importa o motivo do encerramento, ou seja, se foi um acordo entre os sócios ou mesmo a decretação judicial da falência.

Já no contrato de cessão a coisa é bem diferente. Nenhum dos sócios ficará com a patente, salvo se adquirí-la da empresa e desde que o fim da sociedade não tenha sido em razão de da falência, hipótese em que a patente, como vimos acima, será leiloada em hasta pública.

Contrato social

Como já vimos, o contrato social não é apenas um requisito burocrático para a criação da sociedade empresarial (chamado informalmente como certidão de nascimento da sociedade), mas um instrumento fundamental para estabelecer as regras que serão observadas e aplicadas durante a existência da empresa.

Nele é possível não apenas estipular regras sobre o funcionamento da empresa, organização societária, destinação e divisão de lucros e ativos mas também os parâmetros de sua dissolução.

Alguns empreendedores, em especial os inexperientes, acreditam que não há necessidade de determinar como será o fim da empresa, pois seria começar já pensando em acabar. Nada mais crasso que isto.

Destinar, em cláusulas específicas, como se dará a destinação dos bens e ativos da empresa remanescentes é imprescindível para se ter segurança no negócio, inclusive para potenciais investidores.

Assim sendo, o contrato social pode sim estipular ordem de prioridade de aquisição de patentes da empresa, quando o encerramento das atividades, repita-se, não for em razão de sua falência.

Ademais, outros instrumentos podem regulamentar questões importantes da empresa, como o acordo de quotistas, que será objeto de outro artigo como um dos nossos convidados!

Ação judicial

Na hipótese de controvérsia sobre com quem fica a patente ou quem é o seu verdadeiro titular, seja pela invenção ter sido patenteada por pessoa física, embora os recursos e possibilidades de sua criação só tenham decorrido das condições dadas pela empresa, ou por não haver especificações contratuais claras sobre a destinação delas, é possível que o tema vire uma disputa judicial.

Nesse caso, será o Poder Judiciário que decidirá com quem fica a patente ao final de um processo que pode ser arrastar por anos e consumir energia e recursos financeiros de todos.

Não é incomum, em casos como esse, especialmente quando a patente esteja sendo negociada, que haja uma verdadeira paralisação não apenas da exploração dos seus benefícios, mas do interesse em terceiros investirem em algo que não se sabe quem é o seu verdadeiro titular. Se ainda assim o investidor tiver interesse em explorar a invenção por meio de um contrato de licença, isso terá que ser autorizado pelo juíz(a) do caso, e sendo autorizado, os valores ficarão depositados em uma conta judicial, podendo ser resgatados somente ao final do processo.

Entendeu a razão da advocacia preventiva ser SEMPRE a melhor opção? O fim de uma sociedade empresarial pode ser tranquilo ou controvertido, a depender da organização jurídica da empresa.

Patente

Histórias de sucesso de patentes que revolucionaram a indústria

Quem nunca sonhou em ter uma ideia que revolucionasse o mundo? Inventores estão sempre à frente do seu tempo, pensando em meios de trazer mais praticidade para as atividades triviais. As invenções e novas patentes ajudam a mudar a vida de inúmeras pessoas, causando impacto cultural, social e econômico. Quer conhecer a história de alguns inventos presentes no seu dia a dia? Neste post, mostramos algumas patentes que revolucionaram a indústria. Confira!

1. Telefone

Em 1876, Alexander Graham Bell — professor de fisiologia vocal — realizava vários experimentos na tentativa de criar um aparelho que pudesse converter impulsos elétricos em sons. No início, sua ideia era desenvolver um dispositivo que imitasse a voz humana e que fosse capaz de reproduzir vogais e consoantes. Entretanto, o resultado foi além do esperado culminando na invenção do telefone, patenteado em março daquele ano.

No ano seguinte, foi inaugurada a primeira central telefônica nos Estados Unidos. Desde então, o telefone facilita a comunicação entre pessoas, contribui para o desenvolvimento e serve de base para novas tecnologias.

2. Lâmpada

A lâmpada incandescente pode ser pouco notada em meio aos dispositivos mais modernos, como as luzes de LED e fluorescentes, mas ela continua sendo uma das maiores patentes da história.

Até 1879, diversos inventores tentaram sem sucesso manter o filamento incandescente durante a passagem da corrente elétrica. Após testar materiais que iam desde metal até bambu, Thomas Edson conseguiu estabilizar o equipamento — ao utilizar filamento de carbono — e assim nasceu a lâmpada.

Após o registro da patente, o norte-americano rapidamente começou a vender lâmpadas para o uso doméstico nos EUA e fundou sua empresa, a Edison Electric Light Company. Sua invenção representou o início da Era da Eletricidade e substituiu o uso de velas, lampiões e tochas de madeira por um dispositivo mais seguro e prático.

3. Gravador de vídeo

O engenheiro russo Alexander Poniatoff criou, na década de 1950, uma tecnologia para gravação de sinal de vídeo para a Ampex, empresa que era o fundador. A primeira fita magnética desenvolvida por ele conseguiu salvar imagens e sons na forma de sinais elétricos. Posteriormente, os primeiros gravadores de vídeo foram lançados e utilizados pelas emissoras de televisão.

Durante meio século, a Ampex liderou o mercado de produção de vídeos, uma vez que todos os videoscassetes domésticos utilizavam a tecnologia desenvolvida por Poniatoff.

4. MP3 uma das patentes mais importante da tecnologia atual

O engenheiro alemão Karlheinz Brandenburg revolucionou o mercado da música ao desenvolver o MP3, em 1989. A ideia do projeto era permitir o máximo de compressão de arquivos de áudio com perda mínima da qualidade.

Com esse novo formato, passou a ser mais fácil enviar arquivos pela internet, o que, em pouco tempo, gerou a expansão da distribuição de músicas pela rede. Por causa da tecnologia, logo também surgiram os primeiros players portáteis de MP3 e redes de compartilhamento de músicas, como o Napster.

O invento trouxe mais do que reconhecimento para Brandenburg. Ele também recebe anualmente uma quantia milionária pela participação nos lucros. Afinal, todos os desenvolvedores de computadores e equipamentos de som que utilizam a tecnologia são obrigados por lei a pagarem por isso.

patentes

5. Helicóptero

Ao longo da história, vários inventores tentaram sem sucesso criar protótipos de máquinas voadoras que decolassem na vertical, com estabilidade de voo. Foram cerca de 450 anos desde o primeiro esboço conhecido — elaborado por Leonardo da Vinci — até o primeiro voo com sucesso, em 1939. O engenheiro russo Igor Sikorsky projetou e construiu o primeiro modelo de helicóptero capaz de decolar.

Sua ideia foi prontamente acolhida pelos fabricantes e seu modelo de helicóptero decolou em terras norte-americanas realizando o primeiro voo controlado, com duração considerável. O projeto desenvolvido por Sikorsky tinha design parecido aos utilizados até hoje na aviação e serviu de base para a construção de 95% dos helicópteros do mundo.

6. Televisão

Considerada por muitos a principal invenção do século XX, a televisão foi criada em 1923, após intenso período de pesquisa e várias tentativas frustradas. O pioneiro da tecnologia foi o engenheiro russo-americano Vladimir Zworykin, que, anos depois, também criou o cinescópio e o iconoscópio para transmitir sinais. O primeiro modelo era rudimentar e transmitia imagens embaçadas.

Somente após a Segunda Guerra Mundial a TV se tornou popular, graças à redução do preço e do aumento da renda em geral. Em 1954, foi desenvolvido o primeiro televisor em cores. Poucos anos mais tarde, as primeiras transmissões de um continente para outro transformaram a TV num dos principais meios de comunicação do mundo e consequentemente uma das maiores patentes da história.

7. Trem elétrico

A criação da locomotiva a tração elétrica foi o começo de uma verdadeira reviravolta no setor de transportes. Essa inovação proporcionou o desenvolvimento das cidades e centros industriais.

Tudo começou na década de 1870, quando o engenheiro russo Fyodor Pirotsky realizou várias experiências de transmissão de corrente elétrica para um motor colocado a 1 quilômetro de distância da fonte de energia. Ele utilizou dois trilhos em sentidos opostos para conduzir a corrente elétrica. Como resultado, o motor começou a funcionar.

Alguns anos depois, ele utilizou a tração elétrica na ferrovia de Sestroretsk — no nordeste da Rússia — para transportar 40 passageiros num vagão. Em 1881, foi inaugurada a primeira linha de bonde elétrico com base na patente de Pirotsky.

8. Borracha sintética

Outro componente que contribuiu de forma significativa para o avanço da economia é a borracha sintética. Hoje ela é usada sobretudo na produção de pneus, juntas e isolamentos, sendo também essencial para a fabricação de combustível de mísseis.

A borracha de polibutadieno foi a primeira utilizada na indústria. Ela é obra dos experimentos do químico russo Sergey Lebedev que obteve a primeira amostra em 1910. Ele também escreveu um livro sobre seus estudos que virou base científica para a produção industrial de borracha.

9. Comunicação por rádio

Em 1885, durante uma conferência da Universidade de São Petersburgo, o professor Aleksander Popov anunciou a invenção de um sistema de comunicação sem fio. Na ocasião, ele apresentou o primeiro rádio do mundo. Porém, como trabalhava numa instituição ligada ao Ministério da Defesa, não pôde registrar seu invento.

Paralelamente, o italiano Guglielmo Marconi também realizou experimentos semelhantes que deram certo. Ao contrário de Popov, conseguiu registrar sua patente e comercializar o rádio.

10. Máquina de costura

Antes da invenção da máquina de costura, o processo de unir tecidos era muito lento e realizado por várias costureiras ao mesmo tempo. Diante da necessidade de acelerar a produção, em 1760 inventores tentavam desenvolver máquinas de costuras. Porém, nenhuma delas era realmente prática.

Em 1850, Isaac Singer conseguiu aperfeiçoar o modelo de máquina de costura. Ao analisar com cuidado o funcionamento do dispositivo, ele sugeriu modificações que revolucionaram sua fabricação. Em questão de dias, estava pronta a primeira máquina de costura que poderia ser comercializada.

Singer solicitou a patente e continuou a aperfeiçoar sua máquina até sua morte, em 1875. Sua invenção possibilitou que mulheres do mundo todo realizassem costuras de maneira mais produtiva, reduzindo custos e o tempo gasto na confecção.

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