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Backlog de Patentes: Arquivamento Definitivo e Exigência Preliminar

A velocidade de inovação nunca foi tão alta. Todos os dias, milhares de pessoas e empresas buscam proteger seus processos e produtos, de forma a obter o direito exclusivo sobre eles. Porém, na contramão desta velocidade, estava o exame dos pedidos para proteção das inovações, criando assim, o backlog de patentes.

O backlog de patentes consiste em todos os pedidos de patentes com exame requerido e pendentes de decisão por um período de dois anos ou mais. Ou seja, por incrível que pareça, mesmo após dois anos da solicitação do exame, alguns pedidos de patente seguiam sem decisão e, na maioria dos casos, sem qualquer andamento, como emissão de alguma exigência ou parecer técnico.

O atraso nos exames gerava uma fila gigantesca, que em agosto de 2019 chegou a quase 150 mil pedidos esperando para serem analisados. Muitos destes pedidos poderiam ser de grande relevância para seu titular, possuindo vantagens competitivas perante seus concorrentes.

Foi então que, a partir de 22 de julho de 2019, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) deu início ao plano de combate ao backlog de patentes com o objetivo de acelerar o exame dos pedidos e, assim, reduzir significativamente os números em espera.

Como funciona o processo de análise de um pedido de patente

Antes de falar propriamente de como está sendo realizado o combate ao backlog, precisamos entender o funcionamento do processo administrativo de análise do pedido de patente.

O processo se inicia imediatamente após o depósito do pedido de patente, onde, logo nos primeiros meses, o INPI realiza um exame formal do pedido e, caso seja necessário, emite exigências para que o mesmo se adeque às Instruções Normativas e Leis vigentes.

Após esse exame, o pedido é protocolado, mantido em sigilo por até 18 meses, contados a partir da data de depósito, e publicado em seguida. Após 60 dias da publicação, o titular pode requerer o começo do exame do pedido.

É somente a partir do pedido de exame que se começa, propriamente, o exame técnico do documento. Nesta parte que são analisados os requisitos de patenteabilidade e são emitidos pareceres e exigências resultando no deferimento ou indeferimento do pedido de patente.

Solução para o backlog de patentes

O plano de combate ao backlog deu início à exigência preliminar, realizada logo após a solicitação de exame do pedido de patente, consistindo na apresentação de documentos patentários, relevantes para patenteabilidade do pedido, que são frutos de pesquisas realizadas por escritórios de patentes internacionais (despacho 6.21) ou da própria autarquia brasileira (despacho 6.22).

Através desses documentos, o INPI emite exigência para que o titular do pedido se posicione de forma a adequar o quadro reivindicatório ou apresentar argumentos que os afastem.

De acordo com o Art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), o depositante deve manifestar-se quanto aos documentos do estado da técnica citados no relatório de busca, modificando o quadro reivindicatório   do   pedido,   de   forma   a   adequá-lo   a   estes   documentos,   e/ou   apresentar argumentação a respeito da pertinência destes documentos.  

A ideia principal é que o próprio titular analise os documentos apresentados e adéque o quadro reivindicatório antes mesmo de uma exigência técnica ou parecer contrário à patenteabilidade do pedido. Há ainda a possibilidade do titular abandonar o pedido ao perceber que, quando comparado com os documentos apresentados, as chances de sucesso na concessão do pedido são reduzidas.

Resultados do combate ao backlog

Ao longo de 2020 conseguimos ver com exatidão o resultado alcançado pelo plano de combate ao backlog. O INPI, através de seu site, atualiza constantemente os números e nos revela uma expressiva diminuição da quantidade de patentes esperando exame.

Figura 1 – Evolução histórica do combate ao backlog[1]

Como podemos observar, o número de pedidos que compunham o backlog diminuiu para menos da metade, caindo de 147,743 para 73,286, sendo mais de 78 mil já decididos ou arquivados. Um excelente resultado! Será?

Exigência preliminar é o melhor caminho?

Ao usar como base legal o Art. 36 da LPI, não havendo resposta à exigência preliminar, o pedido é arquivado definitivamente. Ou seja, após anos de processo administrativo, o pedido pode ser arquivado sem ao menos ter sido submetido, efetivamente, à uma análise técnica.

Como dito anteriormente, a exigência preliminar é apenas a apresentação de um relatório de buscas, sendo eles realizados pelo INPI ou por escritórios estrangeiros, não possuindo qualquer exigência técnica. Essas buscas vêm acompanhadas de apenas uma exigência genérica para que o uso do Art. 36 se justifique.

Então, proponho um exercício de imaginação: você, caro leitor, é titular de um pedido de patente no Brasil, com extensão internacional via PCT, possuindo relatório de buscas emitido por algum escritório estrangeiro e, inclusive, com concessão deste pedido em diversos países. O pedido brasileiro é submetido à exigência preliminar e, por algum descuido, você acaba não respondendo. É justo o arquivamento definitivo após esse erro? Ao meu ver, não.

Para piorar, as exigências preliminares ocorrem quando o pedido já foi publicado, tornando-o acessível a terceiros. Esse fato é um agravante, pois, após publicada, a matéria revelada no pedido pertence ao estado da técnica e um novo pedido não seria possível, pois careceria de novidade, um dos requisitos para patenteabilidade.

Logo, a ausência de resposta à exigência preliminar não só arquiva definitivamente o pedido como acaba com qualquer possibilidade de um novo depósito.

Um paralelo: a ausência de resposta aos demais despachos

O arquivamento do pedido também ocorre para os casos em que não são respondidas outras exigências da autarquia. Podemos citar dois exemplos corriqueiros para analisarmos a prejudicialidade do arquivamento do pedido: a exigência formal (despacho 2.5) e a exigência técnica (6.1).

Ao ocorrer o arquivamento ou anulação da numeração do pedido por ausência de resposta à exigência formal, o prejuízo é bem reduzido, pois ainda não ocorreu a publicação do pedido e o depositante pode realizar uma nova tentativa de proteção de sua patente de invenção/modelo de utilidade.

Porém, igualmente ao que ocorre pela ausência de resposta à exigência preliminar, no caso da exigência técnica o pedido também é arquivado definitivamente e o titular perde a oportunidade de realizar um novo pedido da mesma matéria.

Apesar da prejudicialidade ser igual nos dois casos, cabe ressaltar que no momento da exigência técnica, já houve, como o nome já diz, análise técnica do pedido, enquanto para a exigência preliminar, apenas foi feita uma pesquisa por documentos similares. Então, para o caso de ausência de resposta à exigência preliminar, o pedido pode estar totalmente de acordo com as Leis e Instruções Normativas e mesmo assim ser perdido.

O arquivamento definitivo fica mais complicado de ser defendido quando é observado que ao não responder o parecer contrário ao deferimento (7.1), o pedido é indeferido e não arquivado. Lembrando que o indeferimento é recorrível administrativamente, o arquivamento definitivo não.

Ora, qual é o sentido da possibilidade de se recorrer quando não é respondido um parecer pelo indeferimento do pedido e o mesmo não ser possível quando não há resposta a um relatório de busca?

Possíveis consequências adicionais

Dentre as consequências negativas dessa medida adotada pelo INPI está o aumento de gastos para as pessoas físicas e pequenas empresas. Pode não parecer, mas eles representam a maior parcela de depositantes nacionais, tendo juntos 54% dos depósitos de patente de invenção e 82% dos depósitos de modelo de utilidade.

Figura 2 – Depositantes nacionais de Janeiro a Agosto/2020[2]

A introdução da exigência preliminar é mais uma despesa que, apesar de não ser significativa para as grandes empresas, é bastante relevante para a maior parte dos depositantes nacionais. Além da GRU emitida pelo INPI, há também o honorário do procurador que certamente não é tão barato quanto a taxa da autarquia.

Logo, adicionar gastos a um processo já tão custoso não parece nada justo, levando, possivelmente, cada vez menos pessoas físicas e pequenas empresas a procurarem proteger seus ativos intelectuais. Outra possibilidade menos alarmista seria simplesmente essa parcela dos depositantes nacionais não responderem a exigência preliminar, tendo seus pedidos de patente arquivados em definitivo.

Conclusão

Diante do exposto, são notórios os resultados alcançados no combate ao backlog com a introdução das exigências preliminares no processo de exame do pedido de patente. Estes resultados demonstram para os inventores, nacionais e estrangeiros, que o Brasil está buscando maneiras de dar maior celeridade ao processo de proteção das inovações e se equiparar aos demais países.

Entretanto, a escolha do mecanismo para tornar mais célere o exame do pedido de patente não foi razoável, pois cerceia a realização de exame técnico do pedido e  aumenta os custos do processo, desestimulando pessoas físicas e pequenas empresas a protegerem suas inovações.

Como visto nos resultados apresentados pelo próprio INPI, o número de pedidos arquivados definitivamente saiu de pouco mais de mil e quinhentos em novembro de 2019 para mais de quarenta e oito mil em dezembro de 2020, muito dos quais, provavelmente, cumpriam os requisitos de patenteabilidade e tinham chances de serem concedidos.


[1]

ttps://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog-1/historico-do-plano-de-combate-ao-backlog-de-patentes[2]

ttps://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/pasta-x/boletim-mensal/arquivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial_26-09-2020.pdf

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Quebra de Patente Automática do COVID-19

Por Raphael Alvim

Já tivemos a oportunidade de falar sobre a licença compulsória de patentes, (se você perdeu é só acessar aqui “O que é quebra de patentes“) e como funcionaria no caso da COVID-19 (Vacina contra Covid-19. Vamos poder usar? .

Nestas oportunidades, dissemos que o licenciamento compulsório não é feito de forma indiscriminada, mas é um processo de análise e avaliação das necessidades públicas feitas pelo poder executivo e que conta com a participação direta dos interessados nas negociações. Nos artigos citados, informamos inclusive que haveria remuneração do titular, que não deixaria de auferir lucros. Recentemente, contudo, foi apresentado um projeto de lei pelo Deputado Federal Alexandre Padilha, do Partido dos Trabalhadores, que propõe alterar o artigo 71 da lei de propriedade industrial, aquele que trata justamente da concessão de ofício das patentes que sejam de interesse público ou de emergência nacional, em razão da pandemia do Corona Vírus. Você pode consultar o projeto de lei aqui: Projeto de Lei Patentes e Coronavírus

O que é emergência nacional e interesse público?

Antes de analisarmos as propostas feitas pelo projeto, precisamos lembrar que emergência nacional e interesse público não são sinônimos.

Aliás, a definição de interesse público e também de emergência nacional estão no Decreto 3201 de 1999, que assim estabelece em seus parágrafos 1o. e 2o:

Entende-se por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional.
Consideram-se de interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País.

 

Veja que com relação ao COVID-19, a portaria que decretou a emergência em saúde pública foi assinada pelo então Ministro da Saúde, Luiz Mandetta (veja portaria aqui: Portaria Mandetta).

É importante observar que a decretação da licença compulsória, que significará a quebra da patente, fundada em interesse público, é feita pelo Poder Executivo e não pode ser para uso comercial, mas público.

Ademais, existem diversas exigências para que seja decretada a quebra da patente, como já abordamos no artigo Quebra de Patentes: Como Pedir, mas é importante lembrar que caso haja urgência extrema, o poder executivo poderá agir sem que seja constatada a impossibilidade de o titular atender as necessidades e sem que o ato de concessão estabeleça as condições da quebra, como prazo de vigência e remuneração do titular (artigo 7º do Decreto 3201 de 1999).

Quais as propostas do projeto de lei? 

O projeto de lei apresentado pelo deputado busca alterar alguns dispositivos da Lei de Propriedade Industrial e, por via de consequência acaba por entrar em confronto com o Decreto 3201 de 1999.

De início, é acrescentado ao artigo 71 caput da LPI a menção expressa a pedidos de patente e não só a patentes já concedidas.

Depois, o artigo 2º do decreto acrescenta um parágrafo e três incisos no artigo 71, que trazem questões importantes acerca da concessão. O parágrafo segundo dispõe que em caso de emergência de saúde declarada pela OMS ou declarada pelas autoridades nacionais, haverá a concessão automática por emergência nacional de todos os pedidos de patente ou patentes vigentes referentes a tecnologias utilizadas para o enfrentamento à respectiva emergência de saúde, que podem ser, por exemplo, vacinas, medicamentos, diagnósticos, reagentes, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, suprimentos e quaisquer outras tecnologias.

Esse parágrafo gera uma incongruência na justificativa para a concessão automática. O PL fala por emergência nacional. Como vimos, emergência nacional é o iminente perigo público, que poderiam ser situações em que a sociedade precisa estar protegida, como em casos de guerra ou desastres naturais. Aparentemente o §2º conflita com o decreto, mas o nosso entendimento é que emergência nacional foi usada apenas como referência à emergência de saúde de proporções nacionais, até porque no caso do Covid-19 houve decretação de estado de emergência de saúde.

A segunda questão proposta por esse PL é que as licenças compulsórias concedidas automaticamente passam a viger desde a data da declaração de emergência de saúde, sem que que seja constatada a impossibilidade de o titular atender as necessidades públicas. Essa disposição se coaduna com o artigo 7º do Decreto, que fala em extrema urgência.

A questão é que, hoje em dia, a concessão de uma licença compulsória precisa do ato do executivo federal declarando emergência nacional ou interesse público, nos termos do artigo 71 da LPI, mas precisa também da elaboração de um decreto presidencial estabelecendo as condições da concessão, nos termos do artigo 4º do Decreto 3201, como ocorreu no Caso da quebra do Efavirenz (Decreto 6108 de 2007).

O novo inciso I sugerido pelo PL dá a entender que não seria necessário novo decreto, apenas um ato das autoridades nacionais competentes ou da OMS declarando emergência de saúde, como diz o novo §2º, sem um decreto presidencial.

Esse inciso deve ser conjugado com o que vem a seguir no PL, que determina que o INPI deve publicar a relação de patentes e pedidos de patente, seja de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, que será atualizada na medida em que forem identificadas as tecnologias como relacionadas à emergência de saúde.

O último inciso acrescentado pela PL sugere as condições de pagamento, vigência e necessidade de fornecimento das informações necessárias à produção do objeto da patente. Na verdade esse inciso faz o que o atual artigo 5º do decreto faz, mas revoga em certa medida a forma de fixação da remuneração, já que o decreto determina a reprodução com base no valor de mercado e o PL fixa a remuneração em 1,5% sobre o valor de pagamento ao poder público, sendo que o pagamento será feito pelo licenciado.

Aos pedidos de patente, o inciso III determina que o titular só será remunerado quando a patente for concedida. Vale lembrar que o INPI demora em média quase uma década para conceder uma patente, porém pedindo o exame prioritário e antecipação da publicação, esse tempo pode ser reduzido para pouco mais de 1 ano.

Afinal, quais os prós e contras? 

Vemos com bons olhos a iniciativa do deputado para acelerar o processo da licença compulsória para o combate ao Covid-19. Todas as áreas, públicas e privadas, estão participando na luta para acabar com essa pandemia, não podendo o setor responsável pela proteção da inovação do país ficar de fora.

Porém, algumas ressalvas devem ser feitas. Ao mudar qualquer Lei, deve-se ter muito cuidado com as consequências que podem ser geradas, pois, mesmo com as melhores intenções,  as alterações podem causar brechas que eventualmente serão alvo de abusos.

A OMS já decretou emergência de saúde pública internacional em seis ocasiões, sendo a primeira em 2009, quando houve a pandemia de gripe provocada pelo vírus H1N1. Porém, nem todas as vezes a pandemia teve impacto em nosso país. As emergências de Poliomelite, em 2014, e as de Ebola, em 2016 e 2019, não tiveram nenhum caso confirmado no território brasileiro.

Nessas três emergências de saúde, não houve necessidade de concessão de nenhuma licença compulsória, já que o país não foi afetado. Entretanto, caso a mudança proposta já estivesse em vigor, a licença compulsória seria automática, prejudicando, sem justificativa alguma, os titulares de patentes relacionadas as doenças supracitadas.

Nesse sentido, vale lembrar que uma patente pode servir para diversas finalidades e usos, como exemplo, um equipamento para proteção individual não protege unicamente contra casos de Ebola ou H1N1, mas também contra outras doenças transmissíveis. Logo, o licenciamento compulsório automático, quando não identificados efeitos da pandemia no território nacional, abre uma brecha para o uso das patentes em outras situações não relacionadas a emergência de saúde.

Há ainda o problema da remuneração ao titular. Será que o valor fixo de 1,5% sobre o valor de pagamento ao poder público seria o suficiente para custear o processo de criação da patente? Há medicamentos que custaram milhões de reais e anos de pesquisa e desenvolvimento.

Nos casos de pedido de patente, temos a questão referente a remuneração só ser paga após a concessão da patente. Será que é razoável o titular só receber pela sua criação uma década depois? Mesmo pedindo a publicação antecipada e o exame prioritário, o titular só receberia algum tipo de pagamento mais de 1 ano depois do depósito.

Por último, fica nossa preocupação com relação ao inciso II, que atribui ao INPI a responsabilidade de listar as patentes e pedidos de patentes relacionados à emergência de saúde. É de conhecimento geral a luta para reduzir o backlog de patentes, logo, a atribuição de mais uma responsabilidade ao INPI talvez não seja um meio rápido e eficaz para a identificação das tecnologias mais interessantes ao combate da emergência.

O Projeto de Lei cumpre o objetivo de tornar mais rápida a concessão da licença compulsória para tecnologias que ajudem no combate ao COVID-19, porém, algumas mudanças deverão ser feitas, principalmente com relação a concessão automática da licença compulsória para os casos em que a OMS declarar emergência de saúde pública de importância internacional, evitando que se crie uma brecha que prejudique os titulares das patentes nacionais.

Mas afinal, será que precisamos mesmo alterar a legislação ou a que temos é suficiente para endereçar todas as hipóteses necessárias para quebra de patentes?

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Licença compulsória: é permitida para exportar medicamentos

Por Franklin Gomes

Quem atua na indústria farmacêutica sabe que muito mais do que conhecimentos técnicos, é preciso dominar certos conceitos existentes na legislação brasileira e internacional sobre o tema. A licença compulsória é um desses conhecimentos essenciais para a operação do negócio e, por isso, falaremos um pouco mais sobre ela neste post.

Como você sabe, os departamentos de pesquisa e desenvolvimento estão sempre inovando e apresentando ao mercado produtos que transformam o cotidiano da população e dão a ela mais qualidade de vida, especialmente em casos de doenças graves e progressivas.

No entanto, existem leis que protegem a propriedade intelectual e dão aos pesquisadores e empresas a exclusividade de produção e exploração econômica do fruto desses estudos. Neste post, falaremos sobre uma exceção a essa regra. Continue com a leitura e informe-se melhor!

O que é licença compulsória para medicamentos?

Quando uma empresa se dedica à pesquisa e chega a um produto final inovador e útil à sociedade, ela tem o direito de explorá-lo com exclusividade, isto é, poderá ser titular de uma  patente sobre o medicamento, se essa invenção é claro preencher os requisitos legais exigidos pela legislação.

Esse instituto jurídico é muito importante para o funcionamento do mercado e estimula a inovação como forma de diferenciação e aumento de rentabilidade. Ocorre que o capitalismo não é a única razão de ser do direito empresarial e o bem social também deve ser levado em consideração.

Em outras palavras, quando uma empresa obtém uma patente, existem requisitos a serem cumpridos. Além do limite de tempo de exploração exclusiva, há que se analisar o interesse público sobre sua invenção. É nesse exato momento que surge a licença compulsória.

Ela é o equilíbrio entre o direito de propriedade e os impactos sociais positivos que um medicamento pode trazer à população. Portanto, trata-se de uma limitação a essa exclusividade, permitindo a exportação e a negociação desses produtos — considerados essenciais para a vida humana.

O que diz a lei brasileira sobre o tema?

Além de compreender o que é a licença compulsória, é interessante conhecer um pouco da legislação brasileira e internacional sobre o tema.

Dentro do ordenamento jurídico nacional ela é regulada nos artigos 68 a 74 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/99), que tem como base em um tratado internacional, o Acordo de TRIPS, do qual o Brasil é signatário.

Nossa lei afirma que, para que a licença compulsória seja concedida, é necessário comprovar que o interesse social e coletivo está sendo prejudicado pelos efeitos da patente.

Analisando fatos pretéritos, podemos encontrar duas situações em que o Governo brasileiro assim entendeu: a primeira vez durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e, posteriormente, no de Luís Inácio Lula da Silva.

Em ambas as situações, observou-se que os preços praticados pelas indústrias estavam altos demais e, portanto, inviabilizavam o tratamento da Aids para milhares de brasileiros. Com isso, foi realizada uma intervenção, criando o Grupo de Negociação para Aquisição e Produção de Medicamentos Anti-Retrovirais, que buscou adequar esses valores ao orçamento da União.

O que é e quais são os impactos da Emenda de TRIPS na exportação de medicamentos?

O Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, em inglês) é um importante documento internacional que trata do tema e, em 2017, foi alterado por uma emenda que ficou conhecida como Emenda de TRIPS.

Em resumo, essa alteração trata da licença compulsória na exportação de medicamentos, especialmente aqueles que combatem doenças graves, como a AIDS.

A ideia central é facilitar, de maneira permanente, o acesso a esses medicamentos. Assim, países que não têm condições técnicas e financeiras para produzi-los conseguirão ter acesso a esses produtos, o que assegura a saúde de milhares de pessoas que vivem em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.

Em geral, essas nações não têm uma produção intelectual muito ativa, e poucos investimentos em pesquisas de medicamentos, e acabam dependendo da importação desses produtos. No entanto, os altos custos eram um obstáculo e feriam os interesses públicos e, por isso, foi necessária uma quebra na patente. Nesse artigo falamos sobre O que é Quebra de Patente?

Dessa forma, a emenda trouxe uma flexibilização ao Acordo. Antes, ele previa a licença compulsória apenas em relação à produção do medicamento para atender ao mercado interno e para enfrentar situações que afetavam a competitividade.

Desde 2017 isso mudou e a licença compulsória pode e está sendo utilizada para exportação de medicamentos, principalmente para países que comprovam essa necessidade.

Como funciona essa permissão?

Para que essa situação fique clara, é essencial apresentarmos como essa permissão de exportação funciona. Afinal, mesmo com a flexibilização da regra, ainda existem requisitos e protocolos a serem seguidos.

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que essa licença é emitida por uma autoridade governamental ou por um tribunal. Somente assim, é possível intervir na patente e autorizar que os países mais necessitados tenham acesso a essa medicação com preços e condições favoráveis.

Além disso, a situação só acontece em casos restritos. Ou seja, nem toda medicação e todo país pode afastar os efeitos da patente. Na verdade, a exceção só se opera em casos excepcionais, como na necessidade de saúde pública.

É importante destacar que, como o próprio termo sugere, trata-se de uma licença compulsória. Significa dizer que, ainda que os responsáveis pela pesquisa e detentores da patente não concordem, ela será emitida.

O objetivo principal dessa medida é proporcionar mais acesso à saúde à população mundial e reforçar os princípios do bem comum. O lucro não deve ser a única razão para se estudar e desenvolver novas fórmulas — deve-se levar em consideração os benefícios que a inovação pode trazer ao homem.

Conforme demonstrado ao longo do post, o Direito está sempre evoluindo e ajustando-se às necessidades e dificuldades existentes na sociedade. A licença compulsória é um ótimo exemplo de como as questões sociais e comerciais podem (e devem) caminhar lado a lado.

Permitir que países sem condições de desenvolver essa medicação consigam ter acesso a ela é um grande avanço para a humanidade e, com certeza, traz reflexos para as pessoas e para as próprias indústrias farmacêuticas. Daí a importância de se informar melhor e compreender como esse instituto jurídico funciona.

Se você quiser acessar o documento original, disponível em inglês, ele está aqui: Emenda TRIPS 2017.

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Como violar uma patente sem copiar a invenção?

Por Raphael Alvim 

Um tema espinhoso no direito patentário é a infração, ou seja, a reprodução daquilo que é protegido pela patente: a invenção em sua essência. É possível violar uma patente sem copiar a invenção?

Ao contrário do que ocorre no direito marcário, aqui a questão ganha proporção diferenciada, em razão de temas como a área do conhecimento em que a invenção está abarcada e variáveis como onde estaria sendo reproduzida e em que momento, exemplos de aspectos que influenciam de forma decisiva qualquer análise técnica.

Mas a despeito dessas variáveis, temos uma que merece especial atenção e que será o abordado nesse pequeno artigo, cujo objetivo é fazer um introdução sobre o tema:

Infração por equivalência: O que é isso?

 Você, como a maioria daqueles que tem algum conhecimento sobre o tema, deve ter a imagem mais óbvia: como tenho uma patente, aquele que reproduzir o que está contemplando na minha carta-patente estará violando meus direitos e, assim, poderá ser processado cível e criminalmente.

Mas não é bem assim. Você pode infringir “sem infringir”. Estranho? Parece mas não é.

Aqui falamos que a proteção da patente tem um componente que não está especificamente contido no título, mas dele deriva. É uma verdadeira projeção que, de certo modo, amplia a literalidade do que está na patente para cobrir meios equivalentes.

Famoso precedente da corte americana, conhecido dos especialistas[1], justamente reforça a ideia de que a proteção contém um componente que abarca o princípio ou mode de operação da invenção.

Imagine que no momento da invenção e da redação do pedido é impossível descrever com exatidão e prever todos os possíveis meios dela ser realizada. Aqui, para outros, é a razão de ser da proteção trazida pela infração por equivalência.

Quais são os limites de proteção da patente? Até onde vão os direitos de exclusivo?  

 Para que possamos entender a teoria da infração por equivalência é fundamental termos pelo menos uma noção do que é uma patente e quais são os limites fixados na legislação para a sua proteção.

No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial (Lei n°. 9.279 de 1996 – LPI[2]) estabelece que a proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, isto é, a descrição de quais aspectos do invento se pretende proteger. Esse quadro reivindicatório será interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos técnicos que são apresentados junto com o formulário para início do pedido (artigo 41).

Assim, considerando apenas esse dispositivo, só haveria infração a uma patente se um produto reproduzisse literalmente os elementos presentes no quadro reivindicatório, o que, convenhamos, torna a proteção conferida à patente muito limitada.

Se a proteção conferida pelo título se reservasse apenas aos itens reivindicados, seria muito fácil introduzir uma pequena alteração e ultrapassar o direito de exclusivo. Por isso é que a Lei, no artigo 186, trata da infração por equivalentes, isso é, a proteção por patente abrange produtos e processos que não estão reivindicadas no quadro, albergando um pouco mais.

Contudo, a lei não fixou o significado do que seriam “meios equivalentes” e a situação de quando ocorrem varia em cada doutrina e ordenamento jurídico. A definição, entretanto, não poderia ser muito ampla, pois dificultaria o design/patenting around, e nem muito reduzida, já que não resolveria o problema da proteção ser demasiadamente limitada.

Como verificar se o produto utiliza meios equivalentes à patente protegida? 

Não existe um método único para a verificação de equivalência. Na Alemanha, os tribunais entendem que “haverá infração por equivalência se houver identidade de resultado e esse resultado não for obtido por um efeito surpreendente”[3]. Ou seja, caso o elemento do produto seja um equivalente óbvio para um técnico no assunto e possa alcançar o mesmo resultado que o elemento contido nas reivindicações da patente, ocorrerá a infração por equivalência.

Já o teste Tripartite, indicado no Tratado de Harmonização da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, bastante aceito nos tribunais norte-americanos, consiste em três perguntas a serem respondidas com “sim” ou “não”. Caso alguma pergunta seja respondida negativamente, não há infração por equivalência. As perguntas são:

Os elementos ditos equivalentes,

  • Cumprem substancialmente a mesma função?

  • Realizam a função substancialmente da mesma forma?

  • Produzem substancialmente os mesmos resultados?

No Brasil, não há casos suficientes para que se possa estabelecer um padrão de decisões e de critérios a serem seguidos na análise de infração por equivalência. O que se pode dizer é que os Tribunais têm adotado uma postura de observar o histórico processual administrativo, afirmando que não é possível um titular adotar posições contraditórias perante o INPI e o Tribunal. [4]

Diversos livros e artigos propõem a união dos dois critérios supracitados para a criação de um teste nacional para aferição da infração por equivalência[5][6][7]. As propostas ainda contam com outras perguntas para melhor se adaptarem ao ordenamento jurídico brasileiro.

A procura por um teste nacional visa trazer maior segurança para análise de eventuais infrações por meios equivalentes, uma vez que não há acordo na doutrina e tampouco posicionamento fixo nos tribunais.

Porém, ao analisar de infração por meios equivalentes, também devemos considerar outros fatores, como qual seria grau de novidade com relação ao estado da técnica. Um simples aperfeiçoamento, em um produto já existente, exige um grau de novidade menor que inventos pioneiros. Sendo assim, aperfeiçoamentos acabam suportando menor gama de equivalentes comparados aos inventos pioneiros[8].

Logo, a infração por equivalência deve ser verificada caso a caso, usando os critérios como subsídios importantes para a conclusão final. Se você está em dúvida se a sua invenção infringe um direito de patentes ou acha que terceiro está usurpando seu direito de exclusivo, a primeira coisa é entrar em contato com especialistas para que seja feita uma análise dos produtos ou processos em conflito.


[1]

Caso Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prodcts. Co. 339 U. S. 605, (1950).

[2]

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm.

[3]

Barbosa, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patente. disponível em http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf.

[4]

EHLERS, Marc. A brief analysis of Infringement by equivalence in Brazil. Disponível em: https://www.mondaq.com/brazil/Intellectual-Property/251132/A-Brief-Analysis-Of-Infringement-By-Equivalence-In-Brazil. Acesso em: 16.03.2020.

[5]

Aguillar, Rafael Salomão Safe Romano. AFERIÇÃO DA INFRAÇÃO DE PATENTES POR EQUIVALÊNCIA: UMA PROPOSTA. Revista da ABAPI n° 157, de novembro/dezembro 2018.

[6]

Barbosa, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patente. disponível em http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf.

[7]

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários À Lei Da Propriedade Industrial. 3° Edição Revista e Atualizada. Ed. Renovar 2013.

[8]

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários À Lei Da Propriedade Industrial. 3° Edição Revista e Atualizada. Ed. Renovar 2013.

Vacina contra o Covid-19. Todos vamos poder usar?
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Vacina contra o Covid-19. Todos vamos poder usar?

Franklin Gomes e Raphael Alvim

 

Estamos vivendo um momento delicadíssimo na história da humanidade, com potencial de ser marcado como um verdadeiro divisor de águas, dentre outras coisas por revelar a fragilidade das fronteiras e proteções criadas por países, empresas e pessoas.

A pandemia causada pelo Covid-19 afeta milhares de pessoas, nos quatro cantos do mundo, causando mortes e saturação do sistema de saúde, que parece não ter condições de enfrentar o surto que insiste em avançar em escala avassaladora, trazendo a tona a amarga lembrança da chamada gripe espanhola, provocada pelo vírus influenza do tipo A H1N1, cujos registros revelam ter contaminado praticamente 1/4 do planeta e causado 50 milhões de mortes.

A busca pela vacina contra o COVID-19  

 Em meio às sanções que estão sendo impostas em diversos países, como a quarentena e o isolamento, há ainda uma tensão no comércio internacional envolvendo insumos e equipamentos necessários para enfrentar o coronavírus, como máscaras, luvas, EPI etc. Há ainda impacto da circulação de commodities, alimentos, peças, suprimentos e pessoas.

Alguns países fecharam as suas fronteiras para evitar a circulação de pessoas e tentam, com isso, achatar (termo usado pelos especialistas) a curva de crescimento do contágio. Não deixam de ser preocupantes alguns discursos que intensificam a construção de fronteiras entre os povos, revelando um odioso processo de “murificação” e separação de pessoas, cujo símbolo de maior declínio talvez tenha sido a queda do muro de Berlin em 1989.

A par do preocupante movimento de tentativa de isolamento de nações, justamente o que a globalização teve o mérito de, naturalmente impedir, na contramão de tudo isso estão inciativas e um esforço mundial de solucionar o nosso maior problema atual: a pandemia causada pelo coronavírus.

Cientistas ao redor do mundo, muitas vezes em grupos de colaboradores que reúnem pessoas de diversos países, aceleram a luta para inventar uma vacina contra a gripe, que possa imunizar a população e com isso diminuir o número de vítimas que cresce exponencialmente e diariamente.

Como todo novo medicamento é certo que ele possivelmente será objeto de pedido de patente, justamente para garantir retornos aos inventores – empresas e pessoas envolvidas no respectivo projeto.

Quem pode estar na dianteira na descoberta de vacina contra o COVID-19? 

 A corrida pela cura, de interesse de todo nós, envolve muitas pessoas e empresas ao redor do mundo, mas uma delas obteve destaque recente na mídia, não apenas em razão de supostamente estar próxima de conseguir uma vacina efetiva contra o COVID-19, mas sobretudo por uma aparente disputa entre Alemanhã e Estados Unidos da América.

 CureVac é uma empresa alemã que teria recebido 8 milhares de dólares da CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovatins), que também anunciou recentemente investimento para diversas empresas e institutos, totalizando 29 milhões de dólares para desenvolvimento de vacinas.

 Informações divulgadas em vários veículos ao redor do mundo afirmam que CureVac estaria muito próxima de ter uma vacina efetiva para combater o COVID-19, em razão de sua tecnologia exclusiva, desenvolvida com parceiros.

 O que aparentemente agitou as relações entre USA e Alemanhã foi a notícia de que o Presidente Donal Trumph, o Vice-Presidente Mike Pence e membros da Casa Branca teriam se reunido com Daniel Menichella, CEO da CureVac.

 Rumores sugiriram que os USA teriam feito uma oferta milionária para adquirir direitos exclusivos de produção da vacina que estaria supostamente em fase final de testes.

 Em call abero, CureVac negou ter recebido qualquer tipo de oferta do governo americano. A discussão e anúncios estão disponíveis no canal do Youtube da empresa: CureVac e Coronavírus.

Mas se eu produzo uma inovação e invisto nela, todo mundo vai poder usar?  

 Não necessariamente. Uma empresa que desenvolve uma vacina, uma nova droga (ou qualquer outro produto ou processo) pode ter um direito de exclusivo concedido pelo Estado, desde que preenchidos os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A análise desses requisitos deve ser feita previamente – através da busca de anterioridades e produção de um parecer feito por especialistas na área – e também através do processo administrativo, que no Brasil é conduzido pelo INPI, que vai culminar com a concessão – ou não – da carta patente.

Porém, em situações muito específicas, o Estado se reserva no direito de licenciar compulsoriamente uma patente, isto é, suspender o direito ao uso exclusivo a fim de que o objeto daquela patente seja utilizado por terceiros. Essa é a tão conhecida “quebra de patentes”. Nesse artigo falamos com detalhes sobre “Quebra de patente: quando é possível usar sem pedir autorização?

 Um país, em caso de emergência nacional ou interesse público e caso o titular da patente não atenda a essa necessidade, pode conceder de ofício a licença compulsória, isto é, pode permitir que terceiros utilizem o produto ou processo sem eles tomem a iniciativa de fazer o pedido, de forma temporária e não exclusiva.

 De acordo com a a lei brasileira, emergência nacional é o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional, e interesse público são os fatos relacionados à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País, sem prejuízo de outros não previstos na lei.

 Ou seja, no caso de alguma empresa desenvolva uma vacina para o Covid-19, é possível que haja licença compulsória para que terceiros possam fabricá-la, em função do interesse público e da defesa da saúde.

Isso significa que as empresas não vão lucrar?  

 Claro que não. Todo aquele que investiu tempo e dinheiro na inovação tem direito a ser ressarcido pelos gastos. Quando há licença compulsória, o inventor tem direito a receber royalties. O ato de concessão dessa licença deve estabelecer, dentre outras coisas, o prazo que vai durar e também as condições de remuneração do titular. Para se chegar nesse valor, serão levados em consideração o mercado, o preço de produtos similares e o valor econômico da autorização. Além disso, a patente pode ser utilizada diretamente pelo Estado ou por empresas devidamente contratados e que possuam convênio com a União.

 A primeira quebra de patentes ocorreu no ano de 2007 para o medicamento Efavirenz, usado no tratamento da AIDS. O Governo decretou interesse público em função do alto preço praticado pela Merck e o alto número de pacientes soropositivos que necessitavam do medicamentos para seus coquetéis. O licenciamento compulsório não foi a primeira medida a ser tomada. Antes, o Governo tentou negociar a compra por um preço mais baixo, mas apesar de intensas negociações, não teve sucesso.

 Mais recentemente, em 2018, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela Integração dos Povos solicitaram ao Ministro da Saúde a decretação de interesse público de uso do medicamento Sofosbuvir, patenteado pela empresa Gilead no Brasil para tratamento da Hepatite C.

 O uso do Sofosbufir, inclusive, é a causa de pedir de diversas ações no Judiciário brasileiro para que os planos de saúde forneçam o medicamento aos doentes. Ainda em 2018, foi ajuizada uma ação popular para que a patente do medicamento fosse anulada e fosse reconhecido o interesse público pelo judiciário. Contudo, a ação foi julgada sem resolução do mérito e encontra-se atualmente em fase de recurso.

Portanto, o licenciamento compulsório ocorre apenas em situais excepcionais e pouca frequência. Por isso, não deve haver qualquer receio por parte das empresas em patentear seus produtos e processos no INPI.

Patentes Famosas: conheça a polêmica história da bina
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Patentes Famosas: conheça a polêmica história da bina

Por Franklin Gomes

Talvez você não conheça muitos casos brasileiros de patentes famosas, mas a verdade é que o Brasil teria potencial para ser um dos mais destacados países no campo das invenções. Aqui nasceram algumas criações que são utilizadas no mundo inteiro.

Uma delas é a bina, famoso sistema identificador de chamadas presente em telefones fixos e móveis. Essa tecnologia foi criada por um brasileiro que lutou até a sua morte para ter seus direitos reconhecidos.

Conheça abaixo essa polêmica história e entenda os riscos e prejuízos de não proteger devidamente as suas criações!

A história da invenção da bina

Hoje em dia, com os celulares, em basicamente toda ligação é possível identificar quem está realizando a chamada, exceto nos casos de números protegidos/não identificados. Porém, nos anos 1980 e 1990, quando os celulares ainda não eram populares e a comunicação telefônica se dava por meio de aparelhos fixos, não era possível saber quem estava ligando.

Isso até 1977, quando o eletrotécnico mineiro Nélio José Nicolai desenvolveu um sistema chamado de “bina”, acrônimo cujo significado é “B identifica número de A”.

À época, Nicolai trabalhava na empresa Telebrasília, antiga operadora local da Telebrás, e percebia que a ocorrência de trotes telefônicos era muito grande, principalmente nas chamadas de socorro. Buscando diminuir os trotes, Nicolai criou um identificador de chamadas telefônicas.

Até então, o sistema era operado por meio de um aparelho acoplado ao telefone. A invenção foi acusada de ser inovadora, mas negativa, por invadir a privacidade das pessoas. Porém, quando Nicolai resolveu testá-la com um grupo de bombeiros de seu prédio, a bina foi extremamente elogiada.

No ano de 1980, Nicolai participou de um seminário promovido pelo extinto Ministério da Desburocratização, no qual sua invenção foi exposta. Em seguida, ele requereu a patente; mas já era tarde: sua ideia havia sido adotada por uma série de empresas e se alastrou pelo mundo.

As polêmicas da patente

A segunda versão da bina criada por Nicolai foi patenteada em 1992. Cinco anos depois, ele assinou contratos de transferência de tecnologia para empresas como Ericsson, Telemar e Intelbras. Porém, em um curto período de tempo, a nova tecnologia da bina começou a ser largamente difundida, por várias empresas no Brasil e no mundo, sem o pagamento de royalties ao inventor.

Nicolai acionou o Poder Judiciário para receber seus direitos. Passou por reviravoltas em ações movidas contra várias empresas, ganhando em primeira instância para depois vir a perder. Multinacionais brasileiras de telefonia conseguiram anular a patente.

Mesmo assim, sua criação foi reconhecida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que lhe deu um certificado e uma medalha. Ele também foi homenageado pelo Ministério das Comunicações, ganhando um selo próprio da série Invenções Brasileiras.

Em alguns dos processos judiciais, Nicolai já teve seus direitos reconhecidos; outros seguem tramitando, sem resultado.

Nicolai morreu em outubro de 2017.

Por que a justiça negou a patente?

Quando Nélio Nicolai solicitou a patente de sua invenção, ela já estava sendo usada no mercado. Em alguns casos, inclusive, foram feitos melhoramentos sobre ela.

Por isso, em alguns dos processos, o Judiciário entendeu que não houve atividade inventiva nem suficiência descritiva na elaboração da bina.

A atividade inventiva é um dos três requisitos necessários para o reconhecimento de uma patente. De acordo com a LPI, a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.Expert no assunto é aquele profissional que conhece todo o estado da técnica.

 Em resumo, a invenção não pode ser óbvia para um técnico especializado no assunto, ou seja, não podem ser resultantes de uma mera combinação de fatores já pertencentes ao estado da técnica sem que haja um efeito técnico novo e inesperado, nem uma simples substituição de meios ou materiais conhecidos.

Já a suficiência descritiva é uma descrição de como funciona o sistema a ser patenteado. No caso, o Judiciário entendeu que o pedido de patente não descrevia suficientemente a bina.

Alguns processos ficaram paralisados por muitos anos, dependendo de laudos periciais e outros documentos técnicos para averiguar se realmente havia condições de atribuir um autor à bina.

A difusão da bina no Brasil e no mundo

A bina se tornou o invento brasileiro mais utilizado em todo o mundo.

Pouco tempo após sua criação, Nélio Nicolai foi sondado por várias empresas internacionais de países como Canadá, Estados Unidos e Hong Kong, interessadas em adquirir essa tecnologia.

Porém, antes que a situação da patente fosse regularizada, o uso da bina se espalhou pelo mundo, de forma que o inventor não tinha mais como ter controle sobre o uso que estava sendo feito de sua criação.

Outras criações do inventor da bina que poderiam ter sido patentes famosas

Além da bina, Nélio Nicolai criou o Salto (Sinal de Advertência para Linha Telefônica Ocupada), que é aquele pequeno toque que ouvimos no fundo da chamada quando outra pessoa está ligando ao mesmo tempo.

Ele também desenvolveu a tecnologia que permite o registro de chamadas perdidas.

Antes de falecer, Nélio Nicolai deu várias entrevistas nas quais afirmava que tinha muitas outras invenções não patenteadas, inclusive algumas que chegaram a ser usadas, também sem o devido crédito.

O que aprender com a polêmica história da bina

A bina é considerada uma funcionalidade básica, mas na verdade, ela é um serviço entre tantos que adquirimos ao contratar serviços telefônicos. Empresas de telefonia usam o serviço da bina e embutem seu valor na cobrança das faturas.

Se levarmos em consideração que atualmente há mais de 7 bilhões de celulares no mundo, não fica difícil concluir que, se a bina tivesse sido devidamente protegida, Nicolai teria sido um dos homens mais ricos do mundo.

Tudo isso levando em consideração apenas os serviços de telefonia móvel! Contabilizando todos os serviços de telefonia fixa, inclusive retroativamente, desde a época em que a bina foi lançada, a soma devida a Nélio Nicolai pelo uso de sua invenção se torna astronômica.

Mas o que Nélio Nicolai costumava dizer em entrevistas era que seu maior desgosto não tinha relação com o dinheiro. Na verdade, ele ressentia que sua criação fosse usada no mundo inteiro sem que o Brasil levasse o devido crédito por isso.

Podemos concluir, então, quão grandes são os prejuízos de uma invenção que não é devidamente protegida. Felizmente, ainda existe a possibilidade de a história da bina terminar bem. Porém, Nicolai não mais verá os resultados.

Este foi um dos casos de patentes famosas brasileiras mais conhecidos. Gostou de saber mais sobre a história da bina? Assine a nossa newsletter e receba muito mais conteúdo!

Fim da sociedade empresarial: com quem fica a patente?
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Fim da sociedade empresarial: com quem fica a patente?

Nem todos os negócios dão certo como foram idealizados. Alguns, por motivos variados, entram em falência, outros precisam se reestruturar para conseguir o sucesso. Tanto em casos de falência como em casos de reestruturação, o que ocorre, muitas vezes, é o fim da sociedade empresarial. E aí entra a dúvida comum que assola muitos empreendedores: nesse caso, quem fica com a patente?

Em primeiro lugar, é preciso entender, de fato, o que é uma patente. Podemos definir patente como o termo utilizado para designar um título de propriedade sobre uma invenção ou modelo de utilidade conferido pelo Estado, por tempo determinado.

Já sociedade empresarial é qualquer empresa que tenha dois ou mais sócios. Existem diversos tipos de empresas no Brasil, sendo a mais comum a sociedade limitada.

Quando uma sociedade empresarial chega ao fim, todos os seus ativos são apurados, valorados e divididos de acordo com as quotas que cada sócio possui – essas estabelecidas do contrato social. As patentes, assim como os demais ativos intelectuais (marcas, desenhos industriais etc.), são parte integrante desses ativos e é sobre elas que vamos falar a seguir.

Organização profissional e jurídica

A organização profissional e jurídica da empresa é essencial para evitar problemas futuros.
Muitas empresas começam com uma boa idéia e uma reunião entre amigos. E, por conta disso, muitos acreditam que não há necessidade de formalizar tudo, com contratos ou regras escritas para soluções de disputas ou pontos de desacordo, sob o argumento de que isso tornaria o negócio excessivamente burocrático.

Isso é um erro grave. Especialmente no que diz respeito a patentes e marcas.

Portanto, para aumentar as chances de sucesso de uma empresa é fundamental que ela tenha processos claros, escritos e, sobretudo, uma estrutura jurídica adequada, incluindo contratos bem elaborados e que tenham previsão de regras de solução de conflitos.

A propriedade intelectual é um dos temas que merecem especial atenção, pois está relacionada justamente com os bens mais valiosos e que ainda podem gerar benefícios estratégicos com o fim da sociedade empresarial.

Patente por pessoa física

Quando falamos sobre a importância de processos claros, contratos e organização, devemos considerar que tudo isso deve ter início antes mesmo do início da empresa. E aqui já esbarramos em uma das hipóteses que poderia ser muito bem estabelecida e regulada antes mesmo do início das atividades da sociedade empresarial.

Como sabemos, uma invenção tem sempre um inventor (ou alguns) que é o seu pai, ou seja a pessoa física responsável pela sua concepção e que é assim identificada no respectivo certificado, chamada carta-patente.

Mas além do inventor existe também um titular, que não necessariamente será o próprio inventor. Confuso? Eu explico melhor no tópico seguinte. Aqui vamos focar na patente que tem como titular e inventor uma pessoa física.

Se a patente que era explorada pela empresa tinha como seu titular e inventor uma pessoa física – normalmente um dos sócios – e em nenhum momento houve qualquer tipo de regularização ou formalização dessa relação, será essa a pessoa que continuará sendo a dona da patente.

Na verdade, nesse caso não há que se falar em “quem fica com a patente”, já que ela sempre foi do titular, tendo sido explorada pela empresa em razão de um contrato verbal de autorização de uso, uma espécie de licença.

É claro que estamos considerando que a patente foi obtida ou depositada antes mesmo da constituição da sociedade empresarial, ou que tenha o seu titular ingressado na empresa já com a patente solicitada ou concedida, sem no entanto integralizá-la ao capital social da empresa ou ainda “entregá-la informalmente como pagamento pela seu ingresso na empresa”.

Se no entanto a patente foi desenvolvida dentro da empresa pelo titular, usando inclusive seus equipamentos e estrutura, mas foi solicitada apenas em seu nome, maliciosamente, é possível discutir judicialmente a sua titularidade, já que a lei é clara ao estabelecer que a patente pertence exclusivamente ao empregador quando decorrer de contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

De qualquer forma e para evitar disputadas, o ideal é que haja formalização quando o titular for pessoa física, de modo que se estabeleça uma licença em favor da empresa, hipótese em que a patente continua sendo do titular e isso não mudará com o fim da sociedade (normalmente são inseridas cláusulas regulamentando o fim da licença para o caso de falência ou recuperação judicial) ou mesmo uma cessão, situação em que a patente terá sido transferida para a empresa e será mais um dos bens a ser arrecadado no processo falimentar e levado a leilão, para liquidar os débitos com os credores.

Patente por pessoa jurídica

No Brasil somente uma pessoa física pode inventar algo patenteável, e jamais uma pessoa jurídica. Mas isso não significa que uma empresa não possa ter a propriedade de uma patente. Quando a invenção for concebida por uma empresa, tendo seus colaboradores contribuído com o seu desenvolvimento dentro do escopo de suas atividades, será ela a sua titular. Aqui os colaboradores são os inventores e a empresa a sua titular.

Isso significa que os direitos patrimoniais são exclusivos da empresa, que poderá explorar a invenção como bem entender, portanto não apenas fabricando os produtos que sejam acobertados pela patente, como também realizando licenças com outras empresas ou até mesmo a sua cessão (venda). Os inventores não possuem qualquer direito de restringir esses atos, nem mesmo receber remuneração adicional, salvo se estipulada em contrato.

A patente é, nesse caso, um ativo da empresa, e na hipótese de fim da sociedade seguirá as mesmas regras aplicadas aos demais bens da sociedade, que serão aquelas vinculadas ao tipo de encerramento que ocorrer. Assim, se o fim da sociedade se der em razão da decretação de sua falência, a patente será também arrecadada, avaliada por um perito do juiz e levada a leilão, podendo ser arrematada por aquele que oferecer o melhor lance. E, naturalmente, os valores obtidos na hasta pública serão utilizados para pagar as dívidas da empresa e não destinados aos bolsos dos sócios ou mesmo do inventor.

Agora, se os sócios resolverem encerrar a sociedade por mera liberalidade, seguindo é claro as regras do Código Civil e aquelas que estiverem no contrato social, a patente deverá ser avaliada e poderá ser vendida para outras empresas, interessados ou até mesmo um dos sócios, sendo que o valor será considerado na divisão do patrimônio da empresa e cada um receberá o montante vinculado a sua quota parte que na sociedade.

Em caso de aquisição da empresa, normalmente todos os ativos são transferidos para a empresa ou grupo adquirente, portanto as patentes (e todo ativo intelectual) é cedido para o adquirente, sendo realizado o respectivo contrato que será averbado junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Outra forma muito mais clara e fácil de tratar é quando o contrato social da empresa ou acordo de quotistas já possui cláusulas sobre sua própria dissolução, inclusive tratando de patentes ou das marcas.

Essas cláusulas estipulam a destinação dos ativos da empresa, a divisão entre os sócios e as possibilidades de aquisição das patentes, em geral, determinando prioridades como, por exemplo, o sócio majoritário terá a escolha de ficar com as patentes, pagando o valor proporcional aos demais sócios, na medida de suas quotas societárias.

Contrato de cessão ou de licença

Como falamos acima, é fundamental que toda e qualquer tecnologia que esteja sendo explorada pela empresa tenha regras claras e formalizadas em contratos bem estruturados, o que evitará prejuízos e transtornos futuros, como no caso de patentes de invenção.

E isso começa no contrato social – como veremos a seguir – mas deve estar também no contrato de trabalho de todos os colaboradores, bem como nos contratos de prestadores de serviços. Essas regras, além de permitirem segurança jurídica para a empresa, serão aplicáveis quando do encerramento de suas atividades, ainda que ocorra por deliberação dos sócios, impactando também quando ele ocorre em razão de decretação da falência.

Assim, quando a patente explorada por uma empresa pertence a uma pessoa física o ideal é que seja analisado se essa relação é mesmo uma espécie de autorização concedida para a empresa, deixando claro a contrapartida, para que um contrato de licença seja redigido e tenha regras claras, como a existência ou não de exclusividade, duração etc.

De outro lado, se a invenção está em nome da pessoa física, ou seja, ela consta como inventora e também titular mas, na realidade, quem é a “dona da patente” é a empresa, seja por conta de acordo quando do ingresso desse inventor na sociedade, seja em razão de uma “compra” da tecnologia, ou mesmo em função de tudo ter sido desenvolvido dentro da empresa, é fundamental formalizar um contrato de cessão, que em outras palavras é basicamente a transferência da titularidade da patente para a empresa.

Com a existência desses contratos o destino da patente ao final da sociedade não deixará dúvidas: se for um contrato de licença ela continuará com o seu titular, que pode ser o mesmo que o inventor e, como ocorre em vários casos, um dos sócios da empresa. E como falamos, aqui pouco importa o motivo do encerramento, ou seja, se foi um acordo entre os sócios ou mesmo a decretação judicial da falência.

Já no contrato de cessão a coisa é bem diferente. Nenhum dos sócios ficará com a patente, salvo se adquirí-la da empresa e desde que o fim da sociedade não tenha sido em razão de da falência, hipótese em que a patente, como vimos acima, será leiloada em hasta pública.

Contrato social

Como já vimos, o contrato social não é apenas um requisito burocrático para a criação da sociedade empresarial (chamado informalmente como certidão de nascimento da sociedade), mas um instrumento fundamental para estabelecer as regras que serão observadas e aplicadas durante a existência da empresa.

Nele é possível não apenas estipular regras sobre o funcionamento da empresa, organização societária, destinação e divisão de lucros e ativos mas também os parâmetros de sua dissolução.

Alguns empreendedores, em especial os inexperientes, acreditam que não há necessidade de determinar como será o fim da empresa, pois seria começar já pensando em acabar. Nada mais crasso que isto.

Destinar, em cláusulas específicas, como se dará a destinação dos bens e ativos da empresa remanescentes é imprescindível para se ter segurança no negócio, inclusive para potenciais investidores.

Assim sendo, o contrato social pode sim estipular ordem de prioridade de aquisição de patentes da empresa, quando o encerramento das atividades, repita-se, não for em razão de sua falência.

Ademais, outros instrumentos podem regulamentar questões importantes da empresa, como o acordo de quotistas, que será objeto de outro artigo como um dos nossos convidados!

Ação judicial

Na hipótese de controvérsia sobre com quem fica a patente ou quem é o seu verdadeiro titular, seja pela invenção ter sido patenteada por pessoa física, embora os recursos e possibilidades de sua criação só tenham decorrido das condições dadas pela empresa, ou por não haver especificações contratuais claras sobre a destinação delas, é possível que o tema vire uma disputa judicial.

Nesse caso, será o Poder Judiciário que decidirá com quem fica a patente ao final de um processo que pode ser arrastar por anos e consumir energia e recursos financeiros de todos.

Não é incomum, em casos como esse, especialmente quando a patente esteja sendo negociada, que haja uma verdadeira paralisação não apenas da exploração dos seus benefícios, mas do interesse em terceiros investirem em algo que não se sabe quem é o seu verdadeiro titular. Se ainda assim o investidor tiver interesse em explorar a invenção por meio de um contrato de licença, isso terá que ser autorizado pelo juíz(a) do caso, e sendo autorizado, os valores ficarão depositados em uma conta judicial, podendo ser resgatados somente ao final do processo.

Entendeu a razão da advocacia preventiva ser SEMPRE a melhor opção? O fim de uma sociedade empresarial pode ser tranquilo ou controvertido, a depender da organização jurídica da empresa.

Direito Autoral

Ideias inovadoras: toda invenção começa com uma

Proteger uma criação ou ideias inovadoras é fundamental, para se ter a exclusividade de exploração de uma criação própria. A quem viva da cessão e licenciamento de suas ideias, permitindo a recuperação dos gastos realizados durante as pesquisas e desenvolvimento, bem como para lucrar com a exploração comercial do objeto da patente.

Para ser um inventor você precisa de um produto, o que significa ir além de ter simplesmente ideia inovadoras. Nesse cenário, a melhor maneira de gozar dos benefícios oferecidos a algo criado por você mesmo é garantir que ninguém roubará seu projeto — e para isso existem as patentes.

Há alguns passos que devem ser seguidos e, por conta disso, preparamos esse artigo com orientações sobre as boas práticas para proteger suas ideias inovadoras! Ficou interessado? Acompanhe!

Quando tiver ideias inovadoras documente

Como dissemos, não basta ter ideias inovadoras. O primeiro passo para patenteá-la é provar ser o idealizador dela. Sendo assim, registre tudo que tenha em mente quanto à invenção, desde seu funcionamento até a forma de comercialização.

Talvez você conheça a teoria do poor’s man patent, que consiste em escrever sobre a criação e enviá-la para si mesmo pelo correio, tendo, então, um documento datado como prova da sua concepção. O problema é que essa prática é pouco confiável e improvável de ser mantida em um tribunal já que os direitos são dados ao primeiro a registrá-la.

O ideal é fazer suas anotações em um caderno próprio, encadernado, cujas páginas sejam numeradas e não seja possível removê-las e reinseri-las.

Ideias inovadoras: toda invenção começa com uma

Ideias inovadoras: toda invenção começa com uma

Pesquise

Antes de apresentar a patente, é necessário realizar tanto uma consulta jurídica, quanto uma empresarial: é importante se certificar de que não haja patente concedida ou pedido já apresentado que abarque justamente o objeto que você está desenvolvendo.

Essa pesquisa, é realizada em bancos de dados internacionais de patentes e deve ser feita por especialistas em patentes, já que ela é diferente da pesquisa de mercado, que está mais ligada a aceitação e espaço que sua invenção terá e que também é muito importante

Faça um protótipo

Um protótipo é um modelo da sua invenção que apresenta as funcionalidades do que foi previamente documentado, servindo para demonstrar sua utilidade a potenciais credores e licenciados.

Uma boa prototipagem parte de um esboço inicial, se desenvolve para uma maquete ou uma miniatura 3D e se concretiza com a criação do modelo. Vale apontar que caso essa criação tenha um custo elevado, é possível considerar a prototipagem virtual, animada em um computador.

Mas não se esqueça: não é preciso protótipo para patentear a sua invenção.

Faça a Patente da sua Invenção

A essa altura você estará pronto para registrar sua criação, que pode ser tanto uma patente de invenção — produtos e processos que atendam aos requisitos legais —, quanto um modelo de utilidade — objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial que apresente melhoria funcional em seu uso ou fabricação.

Apesar de ser permitido a qualquer cidadão comum, para escrever um pedido de patente é altamente recomendado que se recorra a um profissional experiente, uma vez que se trata de uma boa ideia, sempre haverá um concorrente tentando encontrar lacunas que o permitirá copiar o que foi criado por você.

Divulgue sua invenção

Assim que finalizada a “parte burocrática”, caberá a você levar o produto ao mercado. Crie um plano de negócios e decida entre as possibilidades de fabricação própria e licenciamento para terceiros.

Algum tempo pode ser tomado entre o processo criativo e a sua formalização, portanto tenha paciência! É normal algumas ideias inovadoras levarem anos para se concretizarem, mas saiba que os frutos desse trabalho duro serão colhidos e esse esforço não terá sido em vão.

E então, gostou do nosso artigo?

Aproveite e se aprofunde mais no tema entendendo a
importância das patentes para a indústria criativa clicando aqui!

Patente

Dicas valiosas para Startups e suas Tecnologias

Imagine a seguinte situação: você passa anos pesquisando e investigando para criar um produto inovador e alavancar as vendas da sua empresa. Finalmente, você consegue alcançar o seu objetivo e a sua criação vai para as prateleiras e começa a vender como água. Então, outra empresa verifica quais os ingredientes que ali existem e consegue fazer o mesmo produto por um preço menor que o seu. Isso seria, no mínimo, um incômodo, que faria a sua empresa perder tempo e dinheiro; duas coisas importantes no mundo dos negócios.

O que é preciso para patentear uma invenção

A patente é uma maneira do criador garantir que apenas ele terá o direito do uso exclusivo do produto que criou. Essa garantia é dada pelas leis brasileiras, que impedem não apenas a reprodução como também a venda e a exportação. Para conseguir patentear a sua invenção, é necessário que ela seja a solução para um determinado problema.

Registro de patente para startups: faz sentido?

Já a startup não é um conceito ainda muito divulgado, mas elas estão ganhando força total na atual economia. De maneira generalizada, uma startup é quando uma empresa começa a funcionar. De maneira mais específica, essas empresas, para serem consideradas startups, precisam ter um diferencial, ser inovadoras nos produtos ou serviços que têm a oferecer. Porém, esses são apenas alguns conceitos. Alguns especialistas na área chamam de startup uma pequena empresa que cresce usando o modelo de geração de valor sem que esse crescimento interfira em como ocorre a geração de dinheiro.

O registro de uma patente deve ser realizado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Esse registro é muito importante, pois não só pretege a sua criação como também, de forma direta, o seu negócio. Se a sua invenção cai nas mãos da concorrência, poderia gerar um verdadeiro desastre empresarial e isso faria o seu negócio voltar para o ponto de partida. Certamente, essa ideia não agrada nem um pouco, principalmente quando tudo vai indo de vento em popa.

Uma startup costuma ser sinônimo de inovação. Essas pequenas empresas vêm tomando espaço considerável na economia e elas costumam obter rápido crescimento e muita lucratividade. Com tanto sucesso, é evidente que logo aparecerá uma concorrente para tentar vender a sua inovação e, se você não se preocupou em patentear a sua invenção, estará completamente desprotegido.

O pedido de uma patente é feito junto ao INPI, mas muitas pessoas não têm paciência ou conhecimento suficiente parar mexer com a burocracia que um pedido desses pode demandar. Imagine perder tempo esperando que o seu pedido seja aceito e aguardando ansiosamente para colocar a invenção no mercado. Se você decidiu fazer isso sozinho, provavelmente faltará alguma documentação exigida pelo INPI e o pedido será rejeitado. Isso pode dar tempo para que alguém se aproprie da sua invenção, colocando-a como propriedade dela sem ter nenhum trabalho com pesquisas e sem tirar um centavo do bolso.

Uma boa dica é procurar empresas que são especializadas no assunto e que já conhecem todos os procedimentos a serem realizados, poupando o empresário de um desgaste emocional e até mesmo de perder tempo e dinheiro caso o pedido seja rejeitado. A FG Propriedade Intelectual é uma empresa especializada e possui amplo conhecimento quando se trata do processo a ser percorrido até que o INPI aceite o seu pedido de registro de marca ou patente.

É sempre melhor saber que algo tão importante está nas mãos de pessoas competentes e capazes de melhorar o futuro da sua empresa, certo? Entre em contato conosco, podemos ajudar você!

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