Mais do que registro. Conhecimento.

Tag: invenção

Patente

Como violar uma patente sem copiar a invenção?

Por Raphael Alvim 

Um tema espinhoso no direito patentário é a infração, ou seja, a reprodução daquilo que é protegido pela patente: a invenção em sua essência. É possível violar uma patente sem copiar a invenção?

Ao contrário do que ocorre no direito marcário, aqui a questão ganha proporção diferenciada, em razão de temas como a área do conhecimento em que a invenção está abarcada e variáveis como onde estaria sendo reproduzida e em que momento, exemplos de aspectos que influenciam de forma decisiva qualquer análise técnica.

Mas a despeito dessas variáveis, temos uma que merece especial atenção e que será o abordado nesse pequeno artigo, cujo objetivo é fazer um introdução sobre o tema:

Infração por equivalência: O que é isso?

 Você, como a maioria daqueles que tem algum conhecimento sobre o tema, deve ter a imagem mais óbvia: como tenho uma patente, aquele que reproduzir o que está contemplando na minha carta-patente estará violando meus direitos e, assim, poderá ser processado cível e criminalmente.

Mas não é bem assim. Você pode infringir “sem infringir”. Estranho? Parece mas não é.

Aqui falamos que a proteção da patente tem um componente que não está especificamente contido no título, mas dele deriva. É uma verdadeira projeção que, de certo modo, amplia a literalidade do que está na patente para cobrir meios equivalentes.

Famoso precedente da corte americana, conhecido dos especialistas[1], justamente reforça a ideia de que a proteção contém um componente que abarca o princípio ou mode de operação da invenção.

Imagine que no momento da invenção e da redação do pedido é impossível descrever com exatidão e prever todos os possíveis meios dela ser realizada. Aqui, para outros, é a razão de ser da proteção trazida pela infração por equivalência.

Quais são os limites de proteção da patente? Até onde vão os direitos de exclusivo?  

 Para que possamos entender a teoria da infração por equivalência é fundamental termos pelo menos uma noção do que é uma patente e quais são os limites fixados na legislação para a sua proteção.

No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial (Lei n°. 9.279 de 1996 – LPI[2]) estabelece que a proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, isto é, a descrição de quais aspectos do invento se pretende proteger. Esse quadro reivindicatório será interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos técnicos que são apresentados junto com o formulário para início do pedido (artigo 41).

Assim, considerando apenas esse dispositivo, só haveria infração a uma patente se um produto reproduzisse literalmente os elementos presentes no quadro reivindicatório, o que, convenhamos, torna a proteção conferida à patente muito limitada.

Se a proteção conferida pelo título se reservasse apenas aos itens reivindicados, seria muito fácil introduzir uma pequena alteração e ultrapassar o direito de exclusivo. Por isso é que a Lei, no artigo 186, trata da infração por equivalentes, isso é, a proteção por patente abrange produtos e processos que não estão reivindicadas no quadro, albergando um pouco mais.

Contudo, a lei não fixou o significado do que seriam “meios equivalentes” e a situação de quando ocorrem varia em cada doutrina e ordenamento jurídico. A definição, entretanto, não poderia ser muito ampla, pois dificultaria o design/patenting around, e nem muito reduzida, já que não resolveria o problema da proteção ser demasiadamente limitada.

Como verificar se o produto utiliza meios equivalentes à patente protegida? 

Não existe um método único para a verificação de equivalência. Na Alemanha, os tribunais entendem que “haverá infração por equivalência se houver identidade de resultado e esse resultado não for obtido por um efeito surpreendente”[3]. Ou seja, caso o elemento do produto seja um equivalente óbvio para um técnico no assunto e possa alcançar o mesmo resultado que o elemento contido nas reivindicações da patente, ocorrerá a infração por equivalência.

Já o teste Tripartite, indicado no Tratado de Harmonização da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, bastante aceito nos tribunais norte-americanos, consiste em três perguntas a serem respondidas com “sim” ou “não”. Caso alguma pergunta seja respondida negativamente, não há infração por equivalência. As perguntas são:

Os elementos ditos equivalentes,

  • Cumprem substancialmente a mesma função?

  • Realizam a função substancialmente da mesma forma?

  • Produzem substancialmente os mesmos resultados?

No Brasil, não há casos suficientes para que se possa estabelecer um padrão de decisões e de critérios a serem seguidos na análise de infração por equivalência. O que se pode dizer é que os Tribunais têm adotado uma postura de observar o histórico processual administrativo, afirmando que não é possível um titular adotar posições contraditórias perante o INPI e o Tribunal. [4]

Diversos livros e artigos propõem a união dos dois critérios supracitados para a criação de um teste nacional para aferição da infração por equivalência[5][6][7]. As propostas ainda contam com outras perguntas para melhor se adaptarem ao ordenamento jurídico brasileiro.

A procura por um teste nacional visa trazer maior segurança para análise de eventuais infrações por meios equivalentes, uma vez que não há acordo na doutrina e tampouco posicionamento fixo nos tribunais.

Porém, ao analisar de infração por meios equivalentes, também devemos considerar outros fatores, como qual seria grau de novidade com relação ao estado da técnica. Um simples aperfeiçoamento, em um produto já existente, exige um grau de novidade menor que inventos pioneiros. Sendo assim, aperfeiçoamentos acabam suportando menor gama de equivalentes comparados aos inventos pioneiros[8].

Logo, a infração por equivalência deve ser verificada caso a caso, usando os critérios como subsídios importantes para a conclusão final. Se você está em dúvida se a sua invenção infringe um direito de patentes ou acha que terceiro está usurpando seu direito de exclusivo, a primeira coisa é entrar em contato com especialistas para que seja feita uma análise dos produtos ou processos em conflito.


[1]

Caso Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prodcts. Co. 339 U. S. 605, (1950).

[2]

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm.

[3]

Barbosa, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patente. disponível em http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf.

[4]

EHLERS, Marc. A brief analysis of Infringement by equivalence in Brazil. Disponível em: https://www.mondaq.com/brazil/Intellectual-Property/251132/A-Brief-Analysis-Of-Infringement-By-Equivalence-In-Brazil. Acesso em: 16.03.2020.

[5]

Aguillar, Rafael Salomão Safe Romano. AFERIÇÃO DA INFRAÇÃO DE PATENTES POR EQUIVALÊNCIA: UMA PROPOSTA. Revista da ABAPI n° 157, de novembro/dezembro 2018.

[6]

Barbosa, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patente. disponível em http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf.

[7]

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários À Lei Da Propriedade Industrial. 3° Edição Revista e Atualizada. Ed. Renovar 2013.

[8]

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários À Lei Da Propriedade Industrial. 3° Edição Revista e Atualizada. Ed. Renovar 2013.

Patentes Famosas: conheça a polêmica história da bina
Patente

Patentes Famosas: conheça a polêmica história da bina

Por Franklin Gomes

Talvez você não conheça muitos casos brasileiros de patentes famosas, mas a verdade é que o Brasil teria potencial para ser um dos mais destacados países no campo das invenções. Aqui nasceram algumas criações que são utilizadas no mundo inteiro.

Uma delas é a bina, famoso sistema identificador de chamadas presente em telefones fixos e móveis. Essa tecnologia foi criada por um brasileiro que lutou até a sua morte para ter seus direitos reconhecidos.

Conheça abaixo essa polêmica história e entenda os riscos e prejuízos de não proteger devidamente as suas criações!

A história da invenção da bina

Hoje em dia, com os celulares, em basicamente toda ligação é possível identificar quem está realizando a chamada, exceto nos casos de números protegidos/não identificados. Porém, nos anos 1980 e 1990, quando os celulares ainda não eram populares e a comunicação telefônica se dava por meio de aparelhos fixos, não era possível saber quem estava ligando.

Isso até 1977, quando o eletrotécnico mineiro Nélio José Nicolai desenvolveu um sistema chamado de “bina”, acrônimo cujo significado é “B identifica número de A”.

À época, Nicolai trabalhava na empresa Telebrasília, antiga operadora local da Telebrás, e percebia que a ocorrência de trotes telefônicos era muito grande, principalmente nas chamadas de socorro. Buscando diminuir os trotes, Nicolai criou um identificador de chamadas telefônicas.

Até então, o sistema era operado por meio de um aparelho acoplado ao telefone. A invenção foi acusada de ser inovadora, mas negativa, por invadir a privacidade das pessoas. Porém, quando Nicolai resolveu testá-la com um grupo de bombeiros de seu prédio, a bina foi extremamente elogiada.

No ano de 1980, Nicolai participou de um seminário promovido pelo extinto Ministério da Desburocratização, no qual sua invenção foi exposta. Em seguida, ele requereu a patente; mas já era tarde: sua ideia havia sido adotada por uma série de empresas e se alastrou pelo mundo.

As polêmicas da patente

A segunda versão da bina criada por Nicolai foi patenteada em 1992. Cinco anos depois, ele assinou contratos de transferência de tecnologia para empresas como Ericsson, Telemar e Intelbras. Porém, em um curto período de tempo, a nova tecnologia da bina começou a ser largamente difundida, por várias empresas no Brasil e no mundo, sem o pagamento de royalties ao inventor.

Nicolai acionou o Poder Judiciário para receber seus direitos. Passou por reviravoltas em ações movidas contra várias empresas, ganhando em primeira instância para depois vir a perder. Multinacionais brasileiras de telefonia conseguiram anular a patente.

Mesmo assim, sua criação foi reconhecida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que lhe deu um certificado e uma medalha. Ele também foi homenageado pelo Ministério das Comunicações, ganhando um selo próprio da série Invenções Brasileiras.

Em alguns dos processos judiciais, Nicolai já teve seus direitos reconhecidos; outros seguem tramitando, sem resultado.

Nicolai morreu em outubro de 2017.

Por que a justiça negou a patente?

Quando Nélio Nicolai solicitou a patente de sua invenção, ela já estava sendo usada no mercado. Em alguns casos, inclusive, foram feitos melhoramentos sobre ela.

Por isso, em alguns dos processos, o Judiciário entendeu que não houve atividade inventiva nem suficiência descritiva na elaboração da bina.

A atividade inventiva é um dos três requisitos necessários para o reconhecimento de uma patente. De acordo com a LPI, a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.Expert no assunto é aquele profissional que conhece todo o estado da técnica.

 Em resumo, a invenção não pode ser óbvia para um técnico especializado no assunto, ou seja, não podem ser resultantes de uma mera combinação de fatores já pertencentes ao estado da técnica sem que haja um efeito técnico novo e inesperado, nem uma simples substituição de meios ou materiais conhecidos.

Já a suficiência descritiva é uma descrição de como funciona o sistema a ser patenteado. No caso, o Judiciário entendeu que o pedido de patente não descrevia suficientemente a bina.

Alguns processos ficaram paralisados por muitos anos, dependendo de laudos periciais e outros documentos técnicos para averiguar se realmente havia condições de atribuir um autor à bina.

A difusão da bina no Brasil e no mundo

A bina se tornou o invento brasileiro mais utilizado em todo o mundo.

Pouco tempo após sua criação, Nélio Nicolai foi sondado por várias empresas internacionais de países como Canadá, Estados Unidos e Hong Kong, interessadas em adquirir essa tecnologia.

Porém, antes que a situação da patente fosse regularizada, o uso da bina se espalhou pelo mundo, de forma que o inventor não tinha mais como ter controle sobre o uso que estava sendo feito de sua criação.

Outras criações do inventor da bina que poderiam ter sido patentes famosas

Além da bina, Nélio Nicolai criou o Salto (Sinal de Advertência para Linha Telefônica Ocupada), que é aquele pequeno toque que ouvimos no fundo da chamada quando outra pessoa está ligando ao mesmo tempo.

Ele também desenvolveu a tecnologia que permite o registro de chamadas perdidas.

Antes de falecer, Nélio Nicolai deu várias entrevistas nas quais afirmava que tinha muitas outras invenções não patenteadas, inclusive algumas que chegaram a ser usadas, também sem o devido crédito.

O que aprender com a polêmica história da bina

A bina é considerada uma funcionalidade básica, mas na verdade, ela é um serviço entre tantos que adquirimos ao contratar serviços telefônicos. Empresas de telefonia usam o serviço da bina e embutem seu valor na cobrança das faturas.

Se levarmos em consideração que atualmente há mais de 7 bilhões de celulares no mundo, não fica difícil concluir que, se a bina tivesse sido devidamente protegida, Nicolai teria sido um dos homens mais ricos do mundo.

Tudo isso levando em consideração apenas os serviços de telefonia móvel! Contabilizando todos os serviços de telefonia fixa, inclusive retroativamente, desde a época em que a bina foi lançada, a soma devida a Nélio Nicolai pelo uso de sua invenção se torna astronômica.

Mas o que Nélio Nicolai costumava dizer em entrevistas era que seu maior desgosto não tinha relação com o dinheiro. Na verdade, ele ressentia que sua criação fosse usada no mundo inteiro sem que o Brasil levasse o devido crédito por isso.

Podemos concluir, então, quão grandes são os prejuízos de uma invenção que não é devidamente protegida. Felizmente, ainda existe a possibilidade de a história da bina terminar bem. Porém, Nicolai não mais verá os resultados.

Este foi um dos casos de patentes famosas brasileiras mais conhecidos. Gostou de saber mais sobre a história da bina? Assine a nossa newsletter e receba muito mais conteúdo!

Precisa de Ajuda?