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Patente

Backlog de Patentes: Arquivamento Definitivo e Exigência Preliminar

A velocidade de inovação nunca foi tão alta. Todos os dias, milhares de pessoas e empresas buscam proteger seus processos e produtos, de forma a obter o direito exclusivo sobre eles. Porém, na contramão desta velocidade, estava o exame dos pedidos para proteção das inovações, criando assim, o backlog de patentes.

O backlog de patentes consiste em todos os pedidos de patentes com exame requerido e pendentes de decisão por um período de dois anos ou mais. Ou seja, por incrível que pareça, mesmo após dois anos da solicitação do exame, alguns pedidos de patente seguiam sem decisão e, na maioria dos casos, sem qualquer andamento, como emissão de alguma exigência ou parecer técnico.

O atraso nos exames gerava uma fila gigantesca, que em agosto de 2019 chegou a quase 150 mil pedidos esperando para serem analisados. Muitos destes pedidos poderiam ser de grande relevância para seu titular, possuindo vantagens competitivas perante seus concorrentes.

Foi então que, a partir de 22 de julho de 2019, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) deu início ao plano de combate ao backlog de patentes com o objetivo de acelerar o exame dos pedidos e, assim, reduzir significativamente os números em espera.

Como funciona o processo de análise de um pedido de patente

Antes de falar propriamente de como está sendo realizado o combate ao backlog, precisamos entender o funcionamento do processo administrativo de análise do pedido de patente.

O processo se inicia imediatamente após o depósito do pedido de patente, onde, logo nos primeiros meses, o INPI realiza um exame formal do pedido e, caso seja necessário, emite exigências para que o mesmo se adeque às Instruções Normativas e Leis vigentes.

Após esse exame, o pedido é protocolado, mantido em sigilo por até 18 meses, contados a partir da data de depósito, e publicado em seguida. Após 60 dias da publicação, o titular pode requerer o começo do exame do pedido.

É somente a partir do pedido de exame que se começa, propriamente, o exame técnico do documento. Nesta parte que são analisados os requisitos de patenteabilidade e são emitidos pareceres e exigências resultando no deferimento ou indeferimento do pedido de patente.

Solução para o backlog de patentes

O plano de combate ao backlog deu início à exigência preliminar, realizada logo após a solicitação de exame do pedido de patente, consistindo na apresentação de documentos patentários, relevantes para patenteabilidade do pedido, que são frutos de pesquisas realizadas por escritórios de patentes internacionais (despacho 6.21) ou da própria autarquia brasileira (despacho 6.22).

Através desses documentos, o INPI emite exigência para que o titular do pedido se posicione de forma a adequar o quadro reivindicatório ou apresentar argumentos que os afastem.

De acordo com o Art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), o depositante deve manifestar-se quanto aos documentos do estado da técnica citados no relatório de busca, modificando o quadro reivindicatório   do   pedido,   de   forma   a   adequá-lo   a   estes   documentos,   e/ou   apresentar argumentação a respeito da pertinência destes documentos.  

A ideia principal é que o próprio titular analise os documentos apresentados e adéque o quadro reivindicatório antes mesmo de uma exigência técnica ou parecer contrário à patenteabilidade do pedido. Há ainda a possibilidade do titular abandonar o pedido ao perceber que, quando comparado com os documentos apresentados, as chances de sucesso na concessão do pedido são reduzidas.

Resultados do combate ao backlog

Ao longo de 2020 conseguimos ver com exatidão o resultado alcançado pelo plano de combate ao backlog. O INPI, através de seu site, atualiza constantemente os números e nos revela uma expressiva diminuição da quantidade de patentes esperando exame.

Figura 1 – Evolução histórica do combate ao backlog[1]

Como podemos observar, o número de pedidos que compunham o backlog diminuiu para menos da metade, caindo de 147,743 para 73,286, sendo mais de 78 mil já decididos ou arquivados. Um excelente resultado! Será?

Exigência preliminar é o melhor caminho?

Ao usar como base legal o Art. 36 da LPI, não havendo resposta à exigência preliminar, o pedido é arquivado definitivamente. Ou seja, após anos de processo administrativo, o pedido pode ser arquivado sem ao menos ter sido submetido, efetivamente, à uma análise técnica.

Como dito anteriormente, a exigência preliminar é apenas a apresentação de um relatório de buscas, sendo eles realizados pelo INPI ou por escritórios estrangeiros, não possuindo qualquer exigência técnica. Essas buscas vêm acompanhadas de apenas uma exigência genérica para que o uso do Art. 36 se justifique.

Então, proponho um exercício de imaginação: você, caro leitor, é titular de um pedido de patente no Brasil, com extensão internacional via PCT, possuindo relatório de buscas emitido por algum escritório estrangeiro e, inclusive, com concessão deste pedido em diversos países. O pedido brasileiro é submetido à exigência preliminar e, por algum descuido, você acaba não respondendo. É justo o arquivamento definitivo após esse erro? Ao meu ver, não.

Para piorar, as exigências preliminares ocorrem quando o pedido já foi publicado, tornando-o acessível a terceiros. Esse fato é um agravante, pois, após publicada, a matéria revelada no pedido pertence ao estado da técnica e um novo pedido não seria possível, pois careceria de novidade, um dos requisitos para patenteabilidade.

Logo, a ausência de resposta à exigência preliminar não só arquiva definitivamente o pedido como acaba com qualquer possibilidade de um novo depósito.

Um paralelo: a ausência de resposta aos demais despachos

O arquivamento do pedido também ocorre para os casos em que não são respondidas outras exigências da autarquia. Podemos citar dois exemplos corriqueiros para analisarmos a prejudicialidade do arquivamento do pedido: a exigência formal (despacho 2.5) e a exigência técnica (6.1).

Ao ocorrer o arquivamento ou anulação da numeração do pedido por ausência de resposta à exigência formal, o prejuízo é bem reduzido, pois ainda não ocorreu a publicação do pedido e o depositante pode realizar uma nova tentativa de proteção de sua patente de invenção/modelo de utilidade.

Porém, igualmente ao que ocorre pela ausência de resposta à exigência preliminar, no caso da exigência técnica o pedido também é arquivado definitivamente e o titular perde a oportunidade de realizar um novo pedido da mesma matéria.

Apesar da prejudicialidade ser igual nos dois casos, cabe ressaltar que no momento da exigência técnica, já houve, como o nome já diz, análise técnica do pedido, enquanto para a exigência preliminar, apenas foi feita uma pesquisa por documentos similares. Então, para o caso de ausência de resposta à exigência preliminar, o pedido pode estar totalmente de acordo com as Leis e Instruções Normativas e mesmo assim ser perdido.

O arquivamento definitivo fica mais complicado de ser defendido quando é observado que ao não responder o parecer contrário ao deferimento (7.1), o pedido é indeferido e não arquivado. Lembrando que o indeferimento é recorrível administrativamente, o arquivamento definitivo não.

Ora, qual é o sentido da possibilidade de se recorrer quando não é respondido um parecer pelo indeferimento do pedido e o mesmo não ser possível quando não há resposta a um relatório de busca?

Possíveis consequências adicionais

Dentre as consequências negativas dessa medida adotada pelo INPI está o aumento de gastos para as pessoas físicas e pequenas empresas. Pode não parecer, mas eles representam a maior parcela de depositantes nacionais, tendo juntos 54% dos depósitos de patente de invenção e 82% dos depósitos de modelo de utilidade.

Figura 2 – Depositantes nacionais de Janeiro a Agosto/2020[2]

A introdução da exigência preliminar é mais uma despesa que, apesar de não ser significativa para as grandes empresas, é bastante relevante para a maior parte dos depositantes nacionais. Além da GRU emitida pelo INPI, há também o honorário do procurador que certamente não é tão barato quanto a taxa da autarquia.

Logo, adicionar gastos a um processo já tão custoso não parece nada justo, levando, possivelmente, cada vez menos pessoas físicas e pequenas empresas a procurarem proteger seus ativos intelectuais. Outra possibilidade menos alarmista seria simplesmente essa parcela dos depositantes nacionais não responderem a exigência preliminar, tendo seus pedidos de patente arquivados em definitivo.

Conclusão

Diante do exposto, são notórios os resultados alcançados no combate ao backlog com a introdução das exigências preliminares no processo de exame do pedido de patente. Estes resultados demonstram para os inventores, nacionais e estrangeiros, que o Brasil está buscando maneiras de dar maior celeridade ao processo de proteção das inovações e se equiparar aos demais países.

Entretanto, a escolha do mecanismo para tornar mais célere o exame do pedido de patente não foi razoável, pois cerceia a realização de exame técnico do pedido e  aumenta os custos do processo, desestimulando pessoas físicas e pequenas empresas a protegerem suas inovações.

Como visto nos resultados apresentados pelo próprio INPI, o número de pedidos arquivados definitivamente saiu de pouco mais de mil e quinhentos em novembro de 2019 para mais de quarenta e oito mil em dezembro de 2020, muito dos quais, provavelmente, cumpriam os requisitos de patenteabilidade e tinham chances de serem concedidos.


[1]

ttps://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog-1/historico-do-plano-de-combate-ao-backlog-de-patentes[2]

ttps://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/pasta-x/boletim-mensal/arquivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial_26-09-2020.pdf

Principais impedimentos para registro de marcas no Brasil
Registro de Marca

 Principais impedimentos para registro de marcas no Brasil 

Por Franklin Gomes e Franklin Queiroz 

Esse post foi pensado e realizado para sanar as dúvidas mais recorrentes no que tange aos principiais impedimentos legais para registro de uma marca no Brasil.

Imagine a seguinte situação: você empresário, após iniciar o sonho de ter seu próprio negócio, com toda a identidade visual finalizada – divulgação em mídias sociais, embalagens de produtos, material de ponto de venda (PDV), fachada da loja ou até mesmo após ter sua empresa constituída há anos, se depara com uma notificação de alguém dizendo ser dono de sua marca.

O que fazer? Veja aqui o que nosso outro colaborador falou sobre o tema: Fui Notificado por Violar uma marca.

Na melhor hipótese você não foi notificado, mas sabe da importância e resolve “correr atrás” e procura uma empresa para assessorá-lo com o registro. Contudo, se depara com uma dura realidade – descobre que a sua marca não pode ser registrada, pois se enquadra em uma das hipóteses dos impedimentos contidas na Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Esse texto é justamente para abordar os principais impedimentos e assim ajudá-los a conhecer o que pode ou não ser registrado, evitando investimentos que depois poderão ser literalmente perdidos.

O registro de marca no Brasil 

Como já vimos em outros artigos publicados em nosso blog, o registro de marca é importante e essencial para proteger este bem que sem dúvida é o ativo imaterial mais valioso de qualquer empresa.

Importante lembrarmos que para se obter o registro de uma marca é necessário um procedimento administrativo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que culminará com o seu deferimento e posterior concessão. Se quiser saber mais sobre o processo, acesse nossos Materiais Educativos.

Com o certificado em mãos o titular tem o direito de uso exclusivo da marca, no segmento e na classe em que foi registrada, em todo território nacional, como dispõe o Art. 129, da LPI.

Contudo, o primeiro passo ao se iniciar o processo de um pedido de registro é analisar se a expressão ou sinal que escolheu pode, de fato ser registrada no Brasil.

Quais os critérios para escolher uma expressão como marca?    

O primeiro passo não é saber se existe ou não marca anteriormente registrada, mas entender aquelas que tem registro proibido no Brasil, como as marcas olfativas, gustativas ou até mesmo aqueles que possam, eventualmente, atentar contra a honra, os bons costumes, liberdade de consciência, crença. etc.

Veja que a legislação brasileira deixa claro que somente são passíveis de registros como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Você deve ter atenção com os chamados impedimentos ao registro de marca no Brasil, que estão todos na legislação, especialmente no artigo art. 124 LPI e aqui destacaremos os que são mais comuns dentre as decisões do INPI que negam pedidos de registro.

A grande sacada, por mais que possa não parecer óbvio especialmente para o time de marketing, é escolher expressões fantasiosas, que não são retiradas do vernáculo, ou arbitrárias, que não tem qualquer relação com o produto ou serviço que visam identificar.

Falta de distintividade da marca

Talvez um dos  principais motivos de indeferimento no Brasil é justamente a falta de distintividade.

Quando falamos que uma marca não é distintiva estamos dizendo, em português claro, que ela não tem capacidade de ser reconhecida como tal pelos próprios consumidores, por ser formada por expressões genéricas, necessárias ou comuns.

Essa proibição visa justamente impedir que sejam apropriadas e assim limitem ou impeçam que concorrentes utilizem termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado. Já imaginou alguém obter o registro da expressão RESTAURANTE para identificar restaurantes?

É muito comum o empresário ou empreendedor escolher uma expressão que está ligada ao seu produto ou serviço, como a marca que irá representar todo o seu negócio, todo o seu esforço. Mas é preciso muito cuidado. As marcas meramente descritivas não podem ser registradas.

Dentre os sinais ou expressões que não podem ser registradas, o art. 124, inciso VI, da LPI, traz aqueles que são formados por sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivos.

Embora em uma primeira análise pareçam semelhantes existem uma forma de diferenciar cada um deles – é o que iremos verificar a seguir:

Genéricos: são expressões incapazes de limitar especificamente um serviço ou produto, abrangendo de uma forma geral um segmento, impossibilitando que o consumidor individualize o alcance da sua atividade empresarial.

Ex: Veículos (para assinar carros, motos, bicicletas). Irregistrável – termo que pode ser utilizado para identificar de  uma forma geral um meio de transporte, mas impede que o consumidor identifique o meio exato que é ofertado.

Necessários: são expressões ou figuras indispensáveis para designar ou representar o serviço ou produtos que se deseja colocar no mercado. Ao contrário da expressão genérica, deve delimitar sua atividade empresarial, não possui outro termo na língua portuguesa que o substitua.

Ex: Fast Food (para assinar serviços de alimentação) – Note que a expressão é o único sinal existente para especificar os serviços dessa natureza.

Comuns: são expressões que designam um serviço ou produto já inseridos em outra linguagem na população, ou seja, tornaram-se expressão mais conhecidas pelo nome comum que ficaram conhecidos pela sociedade em geral, do que o originalmente nomeado.

Ex: pasta de dente; cotonete; (para registrar produtos de higiene pessoal) – Irregistráveis – sãos expressões tão difundidas no mercado que se tornaram mais conhecidas pelos termos consagrados pelo público, do que pelos nomes originalmente que lhe foram dados.

Outro bom exemplo: carro (para assinar veículos) – Irregistrável – note aqui que ao contrário de veículo, o termo especifica um produto, não se confundido, portanto, como expressão genérica.

Vulgar: expressão oriundas de gírias disseminadas no cotidiano pelo uso em demasia, as quais de certo modo, fazem menção a produtos ou serviços existentes no mercado comercial.

Ex: branquinha (para assinar cachaça) – irregistrável – diante da vulgaridade do termo – gíria difundida entre os consumidores, mas que também é reconhecida entre o público de forma geral.

Simplesmente descritivas: sem dúvidas, são as expressões mais fáceis de memorizar, visto que discrimina os produtos ou serviços que serão colocados no mercado, identificando sua funcionalidade e finalidade.

Ex: marca hora (para assinar relógios) – irregistrável – pois, descreve exatamente a função de um relógio, descrevendo o que sua marca pretende indicar no mercado.

Lava roupa (para assinar máquina de lavar roupas) – irresgitrável – traz no bojo da expressão a função do produto, fazendo menção a sua funcionalidade.

Falta de novidade  

Não basta ser distintiva. A marca precisa ser nova, de modo a representar uma verdadeira criação, que gozará de exclusividade com o registro – e por isso a novidade é fundamental. Mas atenção, a novidade não precisa ser absoluta, mas relativa.

Trocando em miúdos, a marca não consegue ter uma identidade própria, criar o seu próprio espaço e assim ser reconhecida com autonomia perante o público se não for relativamente nova.

Novidade relativa? Sim, o sistema de proteção de marcas não exige, para o registro, que a expressão jamais tenha sido relevada, utilizada ou registrada para qualquer produto ou serviço.

A marca só precisa ser nova para identificar aquele produto ou serviço específico na qual é empregada e, claro, se distanciar de forma a não causar a possibilidade de confusão com outras já existentes, inclusive para aquelas utilizadas em produtos e serviços que sejam semelhantes.

E assim que é preenchido o requisito da novidade relativa. Já imaginou se o critério fosse novidade absoluta? Teríamos grande problemas para apropriação de marcas pelos empresários, empreendedores e empresas.

É por essa razão que você poderá se deparar com a mesma expressão identificando roupas e móveis, tendo registros concedidos para titulares distintos. Mas isso pode não ser aplicado em hipótese especial. Qual? Saiba aqui: Exceção a Novidade Relativa.

Vale destacar que a distintividade também é entendida por muitos com duplo significado, abraçando também o distanciamento das marcas já solicitadas ou registradas, mas aqui não vamos entrar no juridiquês e teorias. Vamos à prática.

E isso não nos leva ao impedimento seguinte…..

Marcas já registradas ou solicitadas

Esse é, certamente, o mais óbvio do impedimentos: você não poderá obter registro de uma marca que já foi solicitada ou registrada para o mesmo produto ou serviço por terceiro.

Aqui é muito importante que seja realizada uma pesquisa de anterioridade no banco de dados no INPI e, sobretudo, uma análise técnica dos resultados. A recomendação é que tanto a pesquisa como a análise sejam conduzidas por especialistas em Propriedade Intelectual.

A avaliação é fundamental, pois será necessário entender se as expressões encontradas são, de fato, um obstáculo instransponível, ou seja, verdadeiramente impeditivas ao registros.

Pode parecer simples, e até é em alguns casos, como na hipótese de você encontrar uma marca já registrada e solicitada idêntica à sua, visualmente, foneticamente e conceitualmente, descrevendo os mesmos produtos ou serviços.

Agora, e se existir alguma diferença, gráfica, fonética, visual, conceitual, para identificar o mesmo produto/serviço ou afins? Como saber se essa diferença é ou não impeditiva.

Será que é necessário avaliar se haveria a possibilidade de confusão? Ou se existem outras marcas na mesma situação?

Vamos falar sobre isso em um outro artigo, que abordará análise de conflito de marca, mas para esse momento ficamos com uma visão geral: se já existir marca anterior registrada ou solicitada, idêntica ou semelhante à sua, para identificar os mesmos produtos ou serviços (ou ainda correlatos), especialmente se for identificado uma única marca impeditiva, as suas chances são reduzidas e talvez seja melhor escolher uma nova marca.

Reprodução ou imitação de nome empresarial    

Para que se possa entender tal impedimento é importante ter em mente que o nome empresarial nada mais é do que o termo utilizado pelo empresário ou sociedade empresária para identificar-se perante o mercado e exercer suas atividades..

O nome empresarial então identifica o próprio sujeito que exerce a atividade empresarial. Em  tese dever ser único naquela unidade federativa, evitando-se que haja em uma mesma área territorial a existência de pessoas jurídicas com nomes semelhantes, com o intuito de se evitar confusão mercadológica.

A LPI deixa claro que não poderá ser registrado como marca expressão que seja parte integrante de nome empresarial de outro titular. Nesse sentido, se uma empresa buscasse o registro de uma marca que também estivesse presente no nome empresarial de terceiros, seu pedido seria indeferido.

Mas precisamos avaliar com calma esse aspecto, já que não é qualquer nome empresarial que poderá impedir o registro de uma marca idêntica ou semelhante.

O primeiro ponto é que o INPI não realiza análise no banco de dados das juntas comerciais de todo o Brasil. Essa informação ou alegação precisa ser levada a conhecimento do órgão pelo interessado. É por esse motivo que é fundamental realizar o monitoramento e fiscalização da marca.

Mas não é só. O nome empresarial apto a ser considerado um obstáculo ao registro da marca precisa, necessariamente, ser de uma empresa cujas atividades tenham relação com a descrição dos produtos ou serviços identificados pela marca postulante ao registro.

Se marca cujo registro se pretende obter identificar produtos ou serviços que não são exploradas pela empresa detentora de nome empresarial semelhante ou idêntico, não há que se falar em obstáculo e o registro é viável.

É claro que o assunto é polêmico e possui diversos aspectos jurídicos relevantes, mas nesse momento esses são os mais importantes – revisitaremos esse tema, atualizando nosso artigo envolvendo marcas x nome empresarial.

Sinal ou expressão de propaganda  

A legislação deixa claro que não serão registradas como marca os sinais ou expressões de propaganda. E aqui, mais uma vez, precisamos ter atenção e uma análise cuidadosa.

Primeiro ponto é: expressão de propaganda (o melhor seria identificar como publicidade) é protegido, independentemente da questão relativa ao registro. Isso significa que você não poderá se apropriar, por exemplo, do slogan de um concorrente (em outro momento falaremos sobre slogan, propaganda publicidade, e suas diferenças), tampouco de outra empresa que não esteja no mesmo seguimento que o que você explora.

Já a proibição de registro de expressão de propaganda como marca tem uma razão de ser, de acordo com a ótica da LPI e também como é adotado pelo INPI em suas decisões.

É evidente que a marca tem um componente de comunicação e, por essa razão, a ideia não é simplesmente impedir de forma ampla que essa verdadeira função seja explorada e protegida na forma de registro.

Somente serão negados os pedidos de expressões que sejam claramente publicidade e não visem de fato a identificação do produto. Portanto, os sinais que tenham como exclusiva função recomendar, destacar, evidenciar o produto ou o serviço não serão passíveis de registro.

Assim, a análise do INPI para deferir ou não o registro passará por entender se a marca contém algum tipo de afirmação ou recomendação, ou possua adjetivos e expressões que tentem destacar produtos ou serviços em relação aos concorrentes e, finalmente, frases ou expressões que tenham como finalidade tão e somente atrair atenção dos consumidores.

O INPI traz alguns exemplos impeditivos, por serem tipicamente expressões de propaganda:

Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne

Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor

Melhoral, é melhor e não faz mal

Não é uma Brastemp

Nescau, energia que dá gosto

O melhor caminho a seguir na escolha da sua marca 

Como tivemos a oportunidade de acompanhar aqui nesse artigo, a escolha de uma marca, que é justamente o elemento catalisador de todos os investimentos do seu negócio, exige conhecimento técnico.

A verdade é que dificilmente um empreendedor ou empresário, por mais tarimbado que seja, conseguirá realizar pesquisas e análise técnicas que exigem conhecimentos legais e as decisões do próprio INPI sobre casos análogos.

Órgãos de registro, como o Americano (USPTO), reforçam essa necessidade em seu website, aconselhando a procura de advogado especializado em Propriedade Intelectual, justamente para aumentar as chances de sucesso na obtenção do registro da marca, desde o momento da avaliação das expressões mais indicadas a serem submetidas ao processo de análise[1].

Com a FG Propriedade Intelectual você terá todo o suporte e orientação para escolha da sua marca e contará com um time de advogados especializados para acompanhar todo o seu processo junto ao INPI.

Espero que a leitura desse artigo tenha conseguido sanar algumas das dúvidas dos nossos leitores sobre o tema abordado. Até um próximo post! 

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