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Patente

Como violar uma patente sem copiar a invenção?

Por Raphael Alvim 

Um tema espinhoso no direito patentário é a infração, ou seja, a reprodução daquilo que é protegido pela patente: a invenção em sua essência. É possível violar uma patente sem copiar a invenção?

Ao contrário do que ocorre no direito marcário, aqui a questão ganha proporção diferenciada, em razão de temas como a área do conhecimento em que a invenção está abarcada e variáveis como onde estaria sendo reproduzida e em que momento, exemplos de aspectos que influenciam de forma decisiva qualquer análise técnica.

Mas a despeito dessas variáveis, temos uma que merece especial atenção e que será o abordado nesse pequeno artigo, cujo objetivo é fazer um introdução sobre o tema:

Infração por equivalência: O que é isso?

 Você, como a maioria daqueles que tem algum conhecimento sobre o tema, deve ter a imagem mais óbvia: como tenho uma patente, aquele que reproduzir o que está contemplando na minha carta-patente estará violando meus direitos e, assim, poderá ser processado cível e criminalmente.

Mas não é bem assim. Você pode infringir “sem infringir”. Estranho? Parece mas não é.

Aqui falamos que a proteção da patente tem um componente que não está especificamente contido no título, mas dele deriva. É uma verdadeira projeção que, de certo modo, amplia a literalidade do que está na patente para cobrir meios equivalentes.

Famoso precedente da corte americana, conhecido dos especialistas[1], justamente reforça a ideia de que a proteção contém um componente que abarca o princípio ou mode de operação da invenção.

Imagine que no momento da invenção e da redação do pedido é impossível descrever com exatidão e prever todos os possíveis meios dela ser realizada. Aqui, para outros, é a razão de ser da proteção trazida pela infração por equivalência.

Quais são os limites de proteção da patente? Até onde vão os direitos de exclusivo?  

 Para que possamos entender a teoria da infração por equivalência é fundamental termos pelo menos uma noção do que é uma patente e quais são os limites fixados na legislação para a sua proteção.

No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial (Lei n°. 9.279 de 1996 – LPI[2]) estabelece que a proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, isto é, a descrição de quais aspectos do invento se pretende proteger. Esse quadro reivindicatório será interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos técnicos que são apresentados junto com o formulário para início do pedido (artigo 41).

Assim, considerando apenas esse dispositivo, só haveria infração a uma patente se um produto reproduzisse literalmente os elementos presentes no quadro reivindicatório, o que, convenhamos, torna a proteção conferida à patente muito limitada.

Se a proteção conferida pelo título se reservasse apenas aos itens reivindicados, seria muito fácil introduzir uma pequena alteração e ultrapassar o direito de exclusivo. Por isso é que a Lei, no artigo 186, trata da infração por equivalentes, isso é, a proteção por patente abrange produtos e processos que não estão reivindicadas no quadro, albergando um pouco mais.

Contudo, a lei não fixou o significado do que seriam “meios equivalentes” e a situação de quando ocorrem varia em cada doutrina e ordenamento jurídico. A definição, entretanto, não poderia ser muito ampla, pois dificultaria o design/patenting around, e nem muito reduzida, já que não resolveria o problema da proteção ser demasiadamente limitada.

Como verificar se o produto utiliza meios equivalentes à patente protegida? 

Não existe um método único para a verificação de equivalência. Na Alemanha, os tribunais entendem que “haverá infração por equivalência se houver identidade de resultado e esse resultado não for obtido por um efeito surpreendente”[3]. Ou seja, caso o elemento do produto seja um equivalente óbvio para um técnico no assunto e possa alcançar o mesmo resultado que o elemento contido nas reivindicações da patente, ocorrerá a infração por equivalência.

Já o teste Tripartite, indicado no Tratado de Harmonização da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, bastante aceito nos tribunais norte-americanos, consiste em três perguntas a serem respondidas com “sim” ou “não”. Caso alguma pergunta seja respondida negativamente, não há infração por equivalência. As perguntas são:

Os elementos ditos equivalentes,

  • Cumprem substancialmente a mesma função?

  • Realizam a função substancialmente da mesma forma?

  • Produzem substancialmente os mesmos resultados?

No Brasil, não há casos suficientes para que se possa estabelecer um padrão de decisões e de critérios a serem seguidos na análise de infração por equivalência. O que se pode dizer é que os Tribunais têm adotado uma postura de observar o histórico processual administrativo, afirmando que não é possível um titular adotar posições contraditórias perante o INPI e o Tribunal. [4]

Diversos livros e artigos propõem a união dos dois critérios supracitados para a criação de um teste nacional para aferição da infração por equivalência[5][6][7]. As propostas ainda contam com outras perguntas para melhor se adaptarem ao ordenamento jurídico brasileiro.

A procura por um teste nacional visa trazer maior segurança para análise de eventuais infrações por meios equivalentes, uma vez que não há acordo na doutrina e tampouco posicionamento fixo nos tribunais.

Porém, ao analisar de infração por meios equivalentes, também devemos considerar outros fatores, como qual seria grau de novidade com relação ao estado da técnica. Um simples aperfeiçoamento, em um produto já existente, exige um grau de novidade menor que inventos pioneiros. Sendo assim, aperfeiçoamentos acabam suportando menor gama de equivalentes comparados aos inventos pioneiros[8].

Logo, a infração por equivalência deve ser verificada caso a caso, usando os critérios como subsídios importantes para a conclusão final. Se você está em dúvida se a sua invenção infringe um direito de patentes ou acha que terceiro está usurpando seu direito de exclusivo, a primeira coisa é entrar em contato com especialistas para que seja feita uma análise dos produtos ou processos em conflito.


[1]

Caso Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prodcts. Co. 339 U. S. 605, (1950).

[2]

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm.

[3]

Barbosa, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patente. disponível em http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf.

[4]

EHLERS, Marc. A brief analysis of Infringement by equivalence in Brazil. Disponível em: https://www.mondaq.com/brazil/Intellectual-Property/251132/A-Brief-Analysis-Of-Infringement-By-Equivalence-In-Brazil. Acesso em: 16.03.2020.

[5]

Aguillar, Rafael Salomão Safe Romano. AFERIÇÃO DA INFRAÇÃO DE PATENTES POR EQUIVALÊNCIA: UMA PROPOSTA. Revista da ABAPI n° 157, de novembro/dezembro 2018.

[6]

Barbosa, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patente. disponível em http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf.

[7]

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários À Lei Da Propriedade Industrial. 3° Edição Revista e Atualizada. Ed. Renovar 2013.

[8]

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários À Lei Da Propriedade Industrial. 3° Edição Revista e Atualizada. Ed. Renovar 2013.

Estou sendo processado judicialmente por copiar um desenho industrial de outra empresa. Como posso me defender?
Desenho Industrial

Estou sendo processado judicialmente por copiar um desenho industrial de outra empresa. Como posso me defender?

Por Caio Franco

Ao escrever um artigo, sempre pensamos aqui na FG Propriedade Intelectual em um tema que possa efetivamente colaborar para que empresários e empreendedores desenvolvam uma cultura inovadora, baseada não apenas na importância que o capital intelectual (marcas, patentes, desenhos industriais, etc.) possui nos dias atuais, mas igualmente focada na proteção desses ativos, o que representa um verdadeiro diferencial competitivo em qualquer ramo de atividade.

 Por essa razão que você pode encontrar em nosso blog dicas valiosas, que se devidamente incorporadas podem agregar maior segurança jurídica na rotina de sua empresa ou negócio.

 No entanto, se você está lendo esse artigo, é preciso inicialmente realizar uma BREVE reflexão: será que adotei todas as medidas disponíveis para lançar determinado produto no mercado? Eu realmente adotei todas as cautelas para desenvolver uma nova solução?

 Em outras palavras: eu fiz a minha lição de casa enquanto empreendedor e empresário?

 Caso a resposta aos questionamentos acima for negativa, nós recomendamos fortemente que aplique alguns minutos para ler dois artigos que preparamos especialmente para você, que talvez ainda não saiba as diversas ações preventivas que podem ser executadas para lançar um produto no mercado – se quiser realizar a leitura em outro momento, tudo bem, vamos seguir em frente aqui com nosso tema.

 De outro lado, caso a resposta às indagações acima for positiva, precisamos então compreender o que de fato ocorreu para que você ou sua empresa fosse processada por violar um registro de desenho industrial.

 Inicialmente, sabia que o ingresso com uma ação judicial sob a acusação de copiar um desenho industrial de terceiro é algo grave, pois pode acarretar em complicações não apenas na esfera cível, onde o juiz pode determinar, além da proibição de fabricação/comercialização, o pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados, mas igualmente no campo criminal, pois imitar ou reproduzir desenho industrial de outra pessoa é crime definido em nossa legislação, com pena de prisão ao infrator.

 Portanto, é fundamental desde o início contar não apenas com um advogado de sua confiança, mas especialmente com um profissional especialista em propriedade industrial.

 Na FG Propriedade Intelectual contamos com um time de especialista extremamente capacitados que possuem total competência para exercer a melhor defesa para os seus interesses, indicando uma estratégia de sucesso que será capaz de desenhar todos os possíveis cenários a serem enfrentados, demonstrando assim o melhor caminho a seguir de acordo com o seu objetivo.

 Além disso, existem outras providências fundamentais que certamente seu advogado, especialista na matéria, vai sugerir e recomendar:

O REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL INVOCADO NA AÇÃO JUDICIAL É REALMENTE VÁLIDO?

 Certamente, quando você foi citado ou intimado desse processo, deve ter localizado um número de registro do desenho industrial da outra parte, ou seja, daquele que ingressou com a ação judicial.

 Com base nesse número, é possível identificar no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI todas as informações relativas ao registro, tais como data da concessão, do depósito, dentre outras.

 Neste caso, a informação mais importante a ser analisada é se o desenho industrial registrado foi objeto de exame de mérito pelo INPI.

 Mas por que isso é tão importante?

 A Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, prevê que será considerado como desenho industrial “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

 Portanto, em linhas gerais, todo o desenho industrial deve ser novo e original, o que significa dizer que a concessão do registro atesta, de forma presumida, que aquela configuração é realmente nova e original, não é mesmo?

 Errado!

 De acordo com o artigo 106 da Lei 9.279/96, após apresentado o pedido de registro de desenho industrial, desde que observado algumas condições, será automaticamente registrado, ou seja, NÃO HÁ QUALQUER EXAME POR PARTE DO INPI para avaliar se o desenho industrial registrado é novo e original!

 Repare que o exame de mérito, de acordo com o artigo 111 da Lei em destaque, é uma medida FACULTATIVA, ou seja, você pode estar sendo processado com base em um registro de desenho industrial concedido de forma automática, sem qualquer análise!

 Assim, é extremamente fundamental que a defesa a ser realizada no seu processo judicial conduza o que chamamos de um estudo de validade do desenho industrial, o qual terá como objetivo avaliar se aquele “produto” registrado realmente reúne os requisitos exigidos pela Lei!

 Com o resultado do estudo em mãos, além de poder utilizá-lo no processo para demonstrar ao juiz responsável pelo caso que aquele desenho industrial não reúne os requisitos exigidos pela legislação, seu advogado poderá ainda ingressar com o que chamamos de ação declaratória de nulidade, no âmbito da justiça federal, cujo objetivo é obter justamente a DECLARAÇÃO de que aquele registro foi concedido com violação a legislação, resultado assim em sua NULIDADE!

 Caso queira entender um pouco mais sobre essa ação, sugerimos que assista esse rápido vídeo (link) produzido por nosso sócio fundador, que de forma simples e didática aborda o tema.

O MEU PRODUTO REALMENTE CONFIGURA UMA CÓPIA DO DESENHO INDUSTRIAL REGISTRADO?

 Embora a execução da medida acima seja um dos primeiros passos a ser adotado, pois a partir dela você terá a opinião de um profissional especialista na matéria acerca da validade ou não do registro de desenho industrial, é de vital importância que seja igualmente providenciado um novo estudo, com objetivo completamente distinto: avaliar se o seu produto, efetivamente, representa uma cópia do desenho industrial registrado – chamamos isso de análise de infração.

 A bem da verdade, caso já tenha lido o material que sugerimos lá no início deste artigo, você já reconheceu que é fundamental que todo e qualquer produto, previamente ao seu lançamento, seja objeto de estudos, os quais terão justamente o mesmo objetivo acima: analisar se aquela solução, produto ou tecnologia pode ser fabricada e, mais do que isso, se não viola direitos de terceiros, evitando, dessa forma, ações judiciais semelhantes a esta que você está enfrentando.

 Os estudos discutidos no parágrafo anterior são conhecidos como design around e relatório de liberdade de operação, conhecido também como freedom to operate – FTO (preparemos um artigo especial tratando desses dois estudos).

 Pois bem.

 Agora que todos os estudos acima já foram providenciados, tendo em vista a recomendação de seu advogado especializado, o próximo passo é apresentar no processo uma contestação, que consiste em uma manifestação escrita contendo todos os argumentos e provas capazes de rebater as acusações lançadas contra você.

 Esperamos que tenha curtido esse artigo e que possa ter ajudado você a entender mais sobre o tema. E se tiver qualquer dúvida ou interesse em ver tratado outro tópico envolvendo Propriedade Intelectual, Direito Penal ou Direito Digital, é só mandar um e-mail.

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