Principais impedimentos para registro de marcas no Brasil

Por Franklin Gomes e Franklin Queiroz 

Esse post foi pensado e realizado para sanar as dúvidas mais recorrentes no que tange aos principiais impedimentos legais para registro de uma marca no Brasil.

Imagine a seguinte situação: você empresário, após iniciar o sonho de ter seu próprio negócio, com toda a identidade visual finalizada – divulgação em mídias sociais, embalagens de produtos, material de ponto de venda (PDV), fachada da loja ou até mesmo após ter sua empresa constituída há anos, se depara com uma notificação de alguém dizendo ser dono de sua marca.

O que fazer? Veja aqui o que nosso outro colaborador falou sobre o tema: Fui Notificado por Violar uma marca.

Na melhor hipótese você não foi notificado, mas sabe da importância e resolve “correr atrás” e procura uma empresa para assessorá-lo com o registro. Contudo, se depara com uma dura realidade – descobre que a sua marca não pode ser registrada, pois se enquadra em uma das hipóteses dos impedimentos contidas na Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Esse texto é justamente para abordar os principais impedimentos e assim ajudá-los a conhecer o que pode ou não ser registrado, evitando investimentos que depois poderão ser literalmente perdidos.

O registro de marca no Brasil 

Como já vimos em outros artigos publicados em nosso blog, o registro de marca é importante e essencial para proteger este bem que sem dúvida é o ativo imaterial mais valioso de qualquer empresa.

Importante lembrarmos que para se obter o registro de uma marca é necessário um procedimento administrativo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que culminará com o seu deferimento e posterior concessão. Se quiser saber mais sobre o processo, acesse nossos Materiais Educativos.

Com o certificado em mãos o titular tem o direito de uso exclusivo da marca, no segmento e na classe em que foi registrada, em todo território nacional, como dispõe o Art. 129, da LPI.

Contudo, o primeiro passo ao se iniciar o processo de um pedido de registro é analisar se a expressão ou sinal que escolheu pode, de fato ser registrada no Brasil.

Quais os critérios para escolher uma expressão como marca?    

O primeiro passo não é saber se existe ou não marca anteriormente registrada, mas entender aquelas que tem registro proibido no Brasil, como as marcas olfativas, gustativas ou até mesmo aqueles que possam, eventualmente, atentar contra a honra, os bons costumes, liberdade de consciência, crença. etc.

Veja que a legislação brasileira deixa claro que somente são passíveis de registros como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Você deve ter atenção com os chamados impedimentos ao registro de marca no Brasil, que estão todos na legislação, especialmente no artigo art. 124 LPI e aqui destacaremos os que são mais comuns dentre as decisões do INPI que negam pedidos de registro.

A grande sacada, por mais que possa não parecer óbvio especialmente para o time de marketing, é escolher expressões fantasiosas, que não são retiradas do vernáculo, ou arbitrárias, que não tem qualquer relação com o produto ou serviço que visam identificar.

Falta de distintividade da marca

Talvez um dos  principais motivos de indeferimento no Brasil é justamente a falta de distintividade.

Quando falamos que uma marca não é distintiva estamos dizendo, em português claro, que ela não tem capacidade de ser reconhecida como tal pelos próprios consumidores, por ser formada por expressões genéricas, necessárias ou comuns.

Essa proibição visa justamente impedir que sejam apropriadas e assim limitem ou impeçam que concorrentes utilizem termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado. Já imaginou alguém obter o registro da expressão RESTAURANTE para identificar restaurantes?

É muito comum o empresário ou empreendedor escolher uma expressão que está ligada ao seu produto ou serviço, como a marca que irá representar todo o seu negócio, todo o seu esforço. Mas é preciso muito cuidado. As marcas meramente descritivas não podem ser registradas.

Dentre os sinais ou expressões que não podem ser registradas, o art. 124, inciso VI, da LPI, traz aqueles que são formados por sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivos.

Embora em uma primeira análise pareçam semelhantes existem uma forma de diferenciar cada um deles – é o que iremos verificar a seguir:

Genéricos: são expressões incapazes de limitar especificamente um serviço ou produto, abrangendo de uma forma geral um segmento, impossibilitando que o consumidor individualize o alcance da sua atividade empresarial.

Ex: Veículos (para assinar carros, motos, bicicletas). Irregistrável – termo que pode ser utilizado para identificar de  uma forma geral um meio de transporte, mas impede que o consumidor identifique o meio exato que é ofertado.

Necessários: são expressões ou figuras indispensáveis para designar ou representar o serviço ou produtos que se deseja colocar no mercado. Ao contrário da expressão genérica, deve delimitar sua atividade empresarial, não possui outro termo na língua portuguesa que o substitua.

Leia também:  Você Sabe Qual é a Diferença Entre Marca e Branding?

Ex: Fast Food (para assinar serviços de alimentação) – Note que a expressão é o único sinal existente para especificar os serviços dessa natureza.

Comuns: são expressões que designam um serviço ou produto já inseridos em outra linguagem na população, ou seja, tornaram-se expressão mais conhecidas pelo nome comum que ficaram conhecidos pela sociedade em geral, do que o originalmente nomeado.

Ex: pasta de dente; cotonete; (para registrar produtos de higiene pessoal) – Irregistráveis – sãos expressões tão difundidas no mercado que se tornaram mais conhecidas pelos termos consagrados pelo público, do que pelos nomes originalmente que lhe foram dados.

Outro bom exemplo: carro (para assinar veículos) – Irregistrável – note aqui que ao contrário de veículo, o termo especifica um produto, não se confundido, portanto, como expressão genérica.

Vulgar: expressão oriundas de gírias disseminadas no cotidiano pelo uso em demasia, as quais de certo modo, fazem menção a produtos ou serviços existentes no mercado comercial.

Ex: branquinha (para assinar cachaça) – irregistrável – diante da vulgaridade do termo – gíria difundida entre os consumidores, mas que também é reconhecida entre o público de forma geral.

Simplesmente descritivas: sem dúvidas, são as expressões mais fáceis de memorizar, visto que discrimina os produtos ou serviços que serão colocados no mercado, identificando sua funcionalidade e finalidade.

Ex: marca hora (para assinar relógios) – irregistrável – pois, descreve exatamente a função de um relógio, descrevendo o que sua marca pretende indicar no mercado.

Lava roupa (para assinar máquina de lavar roupas) – irresgitrável – traz no bojo da expressão a função do produto, fazendo menção a sua funcionalidade.

Falta de novidade  

Não basta ser distintiva. A marca precisa ser nova, de modo a representar uma verdadeira criação, que gozará de exclusividade com o registro – e por isso a novidade é fundamental. Mas atenção, a novidade não precisa ser absoluta, mas relativa.

Trocando em miúdos, a marca não consegue ter uma identidade própria, criar o seu próprio espaço e assim ser reconhecida com autonomia perante o público se não for relativamente nova.

Novidade relativa? Sim, o sistema de proteção de marcas não exige, para o registro, que a expressão jamais tenha sido relevada, utilizada ou registrada para qualquer produto ou serviço.

A marca só precisa ser nova para identificar aquele produto ou serviço específico na qual é empregada e, claro, se distanciar de forma a não causar a possibilidade de confusão com outras já existentes, inclusive para aquelas utilizadas em produtos e serviços que sejam semelhantes.

E assim que é preenchido o requisito da novidade relativa. Já imaginou se o critério fosse novidade absoluta? Teríamos grande problemas para apropriação de marcas pelos empresários, empreendedores e empresas.

É por essa razão que você poderá se deparar com a mesma expressão identificando roupas e móveis, tendo registros concedidos para titulares distintos. Mas isso pode não ser aplicado em hipótese especial. Qual? Saiba aqui: Exceção a Novidade Relativa.

Vale destacar que a distintividade também é entendida por muitos com duplo significado, abraçando também o distanciamento das marcas já solicitadas ou registradas, mas aqui não vamos entrar no juridiquês e teorias. Vamos à prática.

E isso não nos leva ao impedimento seguinte…..

Marcas já registradas ou solicitadas

Esse é, certamente, o mais óbvio do impedimentos: você não poderá obter registro de uma marca que já foi solicitada ou registrada para o mesmo produto ou serviço por terceiro.

Aqui é muito importante que seja realizada uma pesquisa de anterioridade no banco de dados no INPI e, sobretudo, uma análise técnica dos resultados. A recomendação é que tanto a pesquisa como a análise sejam conduzidas por especialistas em Propriedade Intelectual.

A avaliação é fundamental, pois será necessário entender se as expressões encontradas são, de fato, um obstáculo instransponível, ou seja, verdadeiramente impeditivas ao registros.

Pode parecer simples, e até é em alguns casos, como na hipótese de você encontrar uma marca já registrada e solicitada idêntica à sua, visualmente, foneticamente e conceitualmente, descrevendo os mesmos produtos ou serviços.

Agora, e se existir alguma diferença, gráfica, fonética, visual, conceitual, para identificar o mesmo produto/serviço ou afins? Como saber se essa diferença é ou não impeditiva.

Será que é necessário avaliar se haveria a possibilidade de confusão? Ou se existem outras marcas na mesma situação?

Vamos falar sobre isso em um outro artigo, que abordará análise de conflito de marca, mas para esse momento ficamos com uma visão geral: se já existir marca anterior registrada ou solicitada, idêntica ou semelhante à sua, para identificar os mesmos produtos ou serviços (ou ainda correlatos), especialmente se for identificado uma única marca impeditiva, as suas chances são reduzidas e talvez seja melhor escolher uma nova marca.

Reprodução ou imitação de nome empresarial    

Para que se possa entender tal impedimento é importante ter em mente que o nome empresarial nada mais é do que o termo utilizado pelo empresário ou sociedade empresária para identificar-se perante o mercado e exercer suas atividades..

Leia também:  O Processo para Registro de Marca no Brasil - Parte II - FG TV

O nome empresarial então identifica o próprio sujeito que exerce a atividade empresarial. Em  tese dever ser único naquela unidade federativa, evitando-se que haja em uma mesma área territorial a existência de pessoas jurídicas com nomes semelhantes, com o intuito de se evitar confusão mercadológica.

A LPI deixa claro que não poderá ser registrado como marca expressão que seja parte integrante de nome empresarial de outro titular. Nesse sentido, se uma empresa buscasse o registro de uma marca que também estivesse presente no nome empresarial de terceiros, seu pedido seria indeferido.

Mas precisamos avaliar com calma esse aspecto, já que não é qualquer nome empresarial que poderá impedir o registro de uma marca idêntica ou semelhante.

O primeiro ponto é que o INPI não realiza análise no banco de dados das juntas comerciais de todo o Brasil. Essa informação ou alegação precisa ser levada a conhecimento do órgão pelo interessado. É por esse motivo que é fundamental realizar o monitoramento e fiscalização da marca.

Mas não é só. O nome empresarial apto a ser considerado um obstáculo ao registro da marca precisa, necessariamente, ser de uma empresa cujas atividades tenham relação com a descrição dos produtos ou serviços identificados pela marca postulante ao registro.

Se marca cujo registro se pretende obter identificar produtos ou serviços que não são exploradas pela empresa detentora de nome empresarial semelhante ou idêntico, não há que se falar em obstáculo e o registro é viável.

É claro que o assunto é polêmico e possui diversos aspectos jurídicos relevantes, mas nesse momento esses são os mais importantes – revisitaremos esse tema, atualizando nosso artigo envolvendo marcas x nome empresarial.

Sinal ou expressão de propaganda  

A legislação deixa claro que não serão registradas como marca os sinais ou expressões de propaganda. E aqui, mais uma vez, precisamos ter atenção e uma análise cuidadosa.

Primeiro ponto é: expressão de propaganda (o melhor seria identificar como publicidade) é protegido, independentemente da questão relativa ao registro. Isso significa que você não poderá se apropriar, por exemplo, do slogan de um concorrente (em outro momento falaremos sobre slogan, propaganda publicidade, e suas diferenças), tampouco de outra empresa que não esteja no mesmo seguimento que o que você explora.

Já a proibição de registro de expressão de propaganda como marca tem uma razão de ser, de acordo com a ótica da LPI e também como é adotado pelo INPI em suas decisões.

É evidente que a marca tem um componente de comunicação e, por essa razão, a ideia não é simplesmente impedir de forma ampla que essa verdadeira função seja explorada e protegida na forma de registro.

Somente serão negados os pedidos de expressões que sejam claramente publicidade e não visem de fato a identificação do produto. Portanto, os sinais que tenham como exclusiva função recomendar, destacar, evidenciar o produto ou o serviço não serão passíveis de registro.

Assim, a análise do INPI para deferir ou não o registro passará por entender se a marca contém algum tipo de afirmação ou recomendação, ou possua adjetivos e expressões que tentem destacar produtos ou serviços em relação aos concorrentes e, finalmente, frases ou expressões que tenham como finalidade tão e somente atrair atenção dos consumidores.

O INPI traz alguns exemplos impeditivos, por serem tipicamente expressões de propaganda:

Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne

Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor

Melhoral, é melhor e não faz mal

Não é uma Brastemp

Nescau, energia que dá gosto

O melhor caminho a seguir na escolha da sua marca 

Como tivemos a oportunidade de acompanhar aqui nesse artigo, a escolha de uma marca, que é justamente o elemento catalisador de todos os investimentos do seu negócio, exige conhecimento técnico.

A verdade é que dificilmente um empreendedor ou empresário, por mais tarimbado que seja, conseguirá realizar pesquisas e análise técnicas que exigem conhecimentos legais e as decisões do próprio INPI sobre casos análogos.

Órgãos de registro, como o Americano (USPTO), reforçam essa necessidade em seu website, aconselhando a procura de advogado especializado em Propriedade Intelectual, justamente para aumentar as chances de sucesso na obtenção do registro da marca, desde o momento da avaliação das expressões mais indicadas a serem submetidas ao processo de análise[1].

Com a FG Propriedade Intelectual você terá todo o suporte e orientação para escolha da sua marca e contará com um time de advogados especializados para acompanhar todo o seu processo junto ao INPI.

Espero que a leitura desse artigo tenha conseguido sanar algumas das dúvidas dos nossos leitores sobre o tema abordado. Até um próximo post!